Der Eintragung der Wortmarke „Werder“ für Sportbekleidung und sportliche Aktivitäten im Bereich des Fußballs steht kein Schutzhindernis entgegen.
BPatG, Beschluss vom 17.02.2009 – 27 W (pat) 23/09 – Werder
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2
Leitsätze:
1. Nach ständiger und vom EuGH erneut bestätigter Rechtsprechung (Beschl. v. 12.2.2009, C-39/08 und C-43/08; GRUR 2009, 667 – Volks-Handy, Schwabenpost) sind Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen.
2. Daraus, dass der vom Anmelder angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss, folgt, dass er sich keinesfalls auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.
3. Soweit das DPMA sich nicht im Einzelnen mit den vom Anmelder angeführten Voreintragungen auseinander gesetzt hat, stellt dies keinen, und schon gar keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar, der zwingende Voraussetzung für eine Zurückverweisung wäre (entgegen BPatG GRUR 2009, 683 – SCHWABENPOST).
4. Aus der Forderung des EuGH, dass die zuständige Behörde im Rahmen der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (a. a. O. Rn. 17), folgt lediglich, dass sich die Behörde mit den ins Verfahren eingeführten oder sonst ersichtlichen Argumenten, die für die Eintragung der verfahrensgegenständlich angemeldeten Marke sprechen, auseinandersetzen muss.
5. Prüfungsgegenstand der Anmeldung ist die konkret angemeldete Marke und sind nicht Voreintragungen, auch wenn sie als Belege für die vermeintliche Schutzfähigkeit der Anmeldung eingeführt werden. Daher verbietet es sich, über die Frage der Schutzfähigkeit oder -unfähigkeit von Voreintragungen Aussagen zu treffen, zumal diese für deren Rechtsbeständigkeit keinerlei Auswirkung hätten.
BPatG, Beschluss vom 22.09.2009 – 33 W (pat) 52/08 – Burg Lissingen
§§ 37, 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG
Der 27. Senat des Bundespatentgerichts scheint ein Fan der Band Kraftwerk zu sein. Jedenfalls hat sich die Band in einem Marken-Löschungsverfahren mit ihrer für Musikdarbietungen geschützten Marke „Kraftwerk“ gegen die Marke „Kulturkraftwerk“ durchgesetzt.
Das Gericht bejahte die Verwechslungsgefahr wegen einer gedanklichen Verbindung im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Obwohl die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke Kraftwerk bestritten wurde, bestätigte der Senat sie für Musikdarbietungen als gerichtsbekannt: „Bei „Kraftwerk“ handelt es sich um eine seit ca. 40 Jahren tätige Band, die maßgeblich die Entwicklung elektronischer Musik beeinflusste (Pascal Bassy, Neonlich – die Kraftwerkstory, 2006) und so eine bestimmte „Kultur“-Richtung entwickeln half. Auch bekannte sich „Kraftwerk“ zur deutschen Sprachkultur.“
Anmerkung:
Der Beschluss „Kraftwerk“ nimmt zu einem wichtigen Gesichtspunkt Stellung: Der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach mehreren Faktoren, zwischen denen eine Wechselwirkung besteht. Der Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen und Kennzeichnungskraft der älteren Marke.
Dem Umstand, dass die beiderseitigen Dienstleistungen unterschiedlichen Klassen der amtlichen Klasseneinteilung zugeordnet sind, kommt allerdings allenfalls eine erste indizielle Bedeutung zu, jedoch bei einander ergänzenden Leistungen keine maßgebliche, die Ähnlichkeit ausschließende. Im Ergebnis stellte das Gericht fest, dass die Dienstleistungen der Marke „Kulturkraftwerk“ („Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen“) hochgradig ähnlich zu denen der Marke „Kraftwerk“ („Musikdarbietungen sowie Veranstaltung und Vermittlung von Konzerten und Musikaufführungen“) sind.
BPatG, Beschluss vom 10.08.2009 – 27 W (pat) 88/09 – KRAFTWERK
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
Der Inhaber der Marken „G-mail“ und „G-mail … und die Post geht richtig ab“, Daniel Giersch, lässt aktuell gewerbliche Händler abmahnen, die importierte iPhones („Apple iPhone 3GS“) anbieten, in deren E-Maileinstellungen das „Gmail“-Logo von Google zu sehen ist. Die Streitwerte bei bekannten Abmahnungen gegen Apple, T-Mobile und den iPhone-Shop 3Gstore.de lagen bei 250.000 EUR und 150.000 EUR mit daraus berechneten Anwaltskosten von bis zu 6.400 EUR.
Abbildung: Auswahlmenu EU-iPhone (Grafik via macnotes.de)
Hintergrund
Die Abmahnung von Händlern wegen des Verkaufs von iPhones, die E-Mail-Dienste unter dem Markennamen „Gmail“ enthalten, ist nicht neu. Bereits im August 2008 wurden Apple, T-Mobile und Myspace wegen der Verletzung von Markenrechten abgemahnt und gaben strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab.
„Gmail“ heißt in Deutschland „Googlemail“ und die Geschichte dahinter ist ein beispielhaftes Lehrstück darüber, wie wichtig es ist, Marken rechtzeitig zu schützen. Im April 2004 führte Google seinen Service „Gmail“ als Vorabversion in Deutschland ein. Ein Unternehmen, hatte jedoch bereits im Jahre 2000 in Deutschland die Marke „G-mail … und die Post geht richtig ab“ (Registernummer: 300 25 697)
für „elektronische Post“ schützen lassen und ging gegen die Verwendung der Marke „Gmail“ vor.
Nach Abmahnung und einem langjährigen Rechtsstreit mit Google setzte sich die ältere Marke „G-mail“ gegen die jüngere Bezeichnung „Gmail“ durch. So entschied das Hanseatische Oberlandesgericht in einem Urteil vom 4. Juli 2007 („G-mail“, 5 U 87/06), dass Google die Marke „Gmail“ in Deutschland nicht verwenden dürfe. „Google verletze damit die prioritätsälteren Markenrechte des Jungunternehmers“, heißt es in dem Urteil. In der Folge änderte Google in Deutschland den Namen des E-Mail-Dienstes in „Googlemail“.
Auch der Versuch von Google, Schutz für die Marke „Gmail“ als Gemeinschaftmarke zu erhalten, scheiterte an der deutschen Markeeintragung. Das EU-Harmonisierungsamt (HABM) entschied, dass der Begriff „Gmail“ ebenfalls wegen Verwechslungsgefahr nicht als EU-Marke eingetragen werden darf. Als Konsequenz musste Google die Marke in jedem europäischen Land einzeln schützen. Weitere Verfahren um die Marke „G-mail…und die Post geht richtig ab“ wurden in der Folge mit unterschiedlichem Ausgang in Österreich, der Schweiz, Spanien und Portugal geführt.
Anmerkung
Wer zu spät eine Marke anmeldet, den bestraft der frühere Markenanmelder. Auf diesen Punkt kann der Streit um „Gmail“ gebracht werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer Abmahnung für jeden, der gewerblich iPhones anbietet, in deren Einstellungen das „Gmail“-Logo von Google zu sehen ist oder Werbung für das iPhone macht, auf der das „Gmail“-Logo zu sehen ist.
Die Betroffenen sollen Unterlassungserklärungen abgeben und die Anwaltskosten sowie die Kosten für einen „Testkauf“ bezahlen. Angesichts der komplexen Rechtslage sollte die mit der Abmahnung geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht ohne anwaltliche Beratung unterzeichnet werden. Es ist zu empfehlen, bei der Abgabe einer Unterlassungserklärung zumindest über den Streitwert zu verhandeln, da sich die Anwaltskosten nach der Höhe des Streitwerts berechnen.
Der Streitwert erscheint jedoch weit überhöht, da gegen Branchenriesen wie Apple und T-Mobile ein Streitwert von 250.000 EUR und gegen einen Händler, der iPhones über eBay verkauft, 150.000 EUR angesetzt werden. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Ansatz nicht unverhältnismäßig ist und eine deutliche Streitwertreduzierung zu fordern ist.
Der u. a. für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat seine Rechtsprechung zu den Grenzen humorvoller Werbevergleiche präzisiert.
Sachverhalt:
Die Parteien sind Presseunternehmen. Im Verlag der Klägerin erscheint die BILD-Zeitung, die Beklagte verlegt „die tageszeitung“ (TAZ). Die Beklagte warb im Jahr 2005 mit einem Kino-Werbespot für die TAZ.
a) Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist.
b) Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelankündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus.
c) Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt.
BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/06 – airdsl (OLG Köln)
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4
Weiter hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu Recht die fehlende Unterscheidungskraft aus dem Umstand hergeleitet, dass der Verbraucher, einschließlich des in höherem Maße aufmerksamen Verbrauchers, nicht in der Lage ist, auf die Herkunft der angemeldeten Waren auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens zu schließen, das vielmehr als bloße Anpreisung oder als Blickfang wahrgenommen wird. Daher wird das in Rede stehende Zeichen nicht unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen und ermöglicht es dem Verbraucher nicht, es mit bestimmten Waren in Verbindung zu setzen, so dass das Zeichen die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. (Rn. 27)
EuG, Urteil vom 30.09.2009 – T?75/08 – Ausrufezeichen als Marke
„Gemeinschaftsmarke – Anmeldung einer Bildmarke, die ein Ausrufezeichen darstellt – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Keine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c und Abs. 3 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)“
Zwischen den beiderseitigen Marken „WELT“ und „WEST“ besteht nach der Überzeugung des Senats in seiner jetzigen, gegenüber der Beschlussfassung vom 25. Januar 2006 geänderten Besetzung keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Angesichts der rückläufigen Marktanteile der unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Filterzigaretten sowie des seit dem Dezember 2006 gültigen Werbeverbots für Tabakwaren verfügen auch die vom Senat selbst ermittelten in den Jahren 1999 bzw. 2006 gehaltenen Marktanteile jedenfalls für den Entscheidungszeitpunkt über keine ausreichende Aussagekraft, was den Grad der Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei den beteiligten Verkehrskreisen betrifft.
Bei den Wörtern „WELT“ und „WEST“ ist nicht zu befürchten, dass sich der Verkehr bei diesen verhört oder verliest, weil sowohl die Konturen als auch die Aussprache der beiden abweichenden Buchstaben „L“ und „S“ sich so deutlich unterscheiden und im kurzen Gesamtbild noch so deutlich in Erscheinung treten, dass diese Unterschiede bei den zwei jeweils aus nur vier Buchstaben bestehenden, einsilbigen Wörtern nicht unbemerkt bleiben werden.
BPatG, Beschluss vom 13.05.2009 – 26 W (pat) 324/03 – WELT ./. WEST II
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
Die Beschwerdekammer nahm daher zu Recht an, dass die fragliche Marke ein sehr einfaches und gewöhnliches Zeichen sei, das ausschließlich dekorative Funktion habe und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren wahrgenommen werde. (Rn. 37)
EuG, Urteil vom 29.9.2009 – T?139/08 – Bildmarke in Form eines halben Smileys
„Gemeinschaftsmarke ? Internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist – Bildmarke in Form eines halben Smileys – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Art. 146 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 151 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)“