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BGH: Gartencenter Pötschke – Anmeldung einer Marke bei „kennzeichenrechtlicher Gleichgewichtslage“ Urteil vom 07.07.2011 – I ZR 207/08

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a) Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im Anschluss an BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 – Peek & Cloppenburg II).

b) Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern.

BGH, Urteil vom 07.07.2011 – I ZR 207/08 – Gartencenter Pötschke
MarkenG § 12, § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

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BGH: Link economy – Zur Unterscheidungskraft beschreibender Wortkombinationen als Marken Beschluss vom 21.12.2011 – I ZB 56/09

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Lässt sich ein beschreibender Gehalt einer Wortfolge nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies regelmäßig nicht den Schluss, die Wortfolge habe für das Publikum einen auf der Hand liegenden beschreibenden Inhalt und es fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

BGH, Beschluss vom 21.12.2011 – I ZB 56/09 – Link economy
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

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BGH: Kosten des Patentanwalts II – Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09

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Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

BGH, Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09 – Kosten des Patentanwalts II
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

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BGH: Schaumstoff Lübke – Ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens ist keine rechtsverletzende Benutzung Urteil vom 12.05.2011 – I ZR 20/10

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Leitsätze:

a) Ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens ist keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Ist dem Klagevorbringen zu entnehmen, dass der Kläger das auf ein Markenrecht gestützte Klagebegehren entgegen der Fassung des Klageantrags nicht auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens beschränken, sondern sich (auch) gegen eine Verwendung des angegriffenen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen wenden will, muss das Gericht nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO auf einen sachdienlichen Antrag hinwirken.

c) Das Erfordernis, einen Hinweis nach § 139 ZPO aktenkundig zu machen, ihn insbesondere – wenn er erst in der mündlichen Verhandlung erteilt wird – zu protokollieren, hat auch die Funktion, dass der Hinweis in einer Form erteilt wird, die der betroffenen Partei die Notwendigkeit einer prozessualen Reaktion – und sei es nur in der Form eines Antrags nach § 139 Abs. 5 ZPO – deutlich vor Augen führt.

d) Mit der Revision oder Anschlussrevision kann eine gemischte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO nicht mit der Begründung angefochten werden, das Berufungsgericht habe die Kostenregelung eines zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleichs verkannt.

BGH, Urteil vom 12.05.2011 – I ZR 20/10 – Schaumstoff Lübke
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2; ZPO §§ 91a, 139 Abs. 1 Satz 2, § 156 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4

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BGH: Bananabay II – Marke als Schlüsselwort (Keyword) für Google Adwords-Anzeige Urteil vom 13.01.2011 – I ZR 125/07

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Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

BGH, Urteil vom 13.01.2011 – I ZR 125/07 – Bananabay II
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1; MarkenRL Art. 5 Abs. 1 Buchst. a; UWG § 4 Nr. 9 Buchst. b und 10, § 5 Abs. 2

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BGH: Peek & Cloppenburg II – Gleichlautende Unternehmenskennzeichen Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 41/08

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a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG genügen.

BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 41/08 – Peek & Cloppenburg II
MarkenG § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, § 49 Abs. 1,
§ 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

BGH: Sedo – Haftung des Domain-Parking-Anbieters für Markenverletzung Urteil vom 18.11.2010 – I ZR 155/09

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a) Eine markenmäßige Verwendung eines Domainnamens liegt regelmäßig vor, wenn auf der unter dem Domainnamen erreichbaren Internetseite ein elektronischer Verweis (Link) angebracht ist, der zu einem Produktangebot führt.

b) Bietet ein Diensteanbieter im Sinne des Teledienstegesetzes a.F. – Entsprechendes ist unter Geltung des Telemediengesetzes anzunehmen – seinen Kunden ein sogenanntes Domain-Parking-Programm an, in das der Kunde unter seinem Domainnamen eine Internetseite mit elektronischen Werbeverweisen (Werbelinks) einstellen kann, bei deren Aufruf aufgrund vorher bestimmter Schlüsselwörter Werbung von Drittunternehmen erscheint, haftet der Diensteanbieter weder als Täter noch als Teilnehmer von Kennzeichenverletzungen, wenn die Auswahl des Schlüsselworts ohne seine Mitwirkung oder Kenntnis erfolgt und dem Diensteanbieter die Kennzeichenverletzungen seines Kunden auch nicht bekannt sind.

c) Ist mit dem entsprechenden Programm des Diensteanbieters keine besondere Gefahr für die Verletzung von Kennzeichenrechten Dritter verbunden, trifft dessen Anbieter auch im Rahmen einer Störerhaftung keine allgemeine Pflicht, die in sein System von Kunden eingestellten Domainnamen auf Kennzeichenverletzungen zu prüfen.

d) Die Kunden des Diensteanbieters, die unter ihren Domainnamen Internetseiten mit Werbeverweisen in ein solches Programm des Diensteanbieters einstellen, sind nicht seine Beauftragten im Sinne von § 14 Abs. 7, § 15 Abs. 6 MarkenG.

BGH, Urteil vom 18.11.2010 – I ZR 155/09 – Sedo
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, 6 und 7, § 15 Abs. 2, 4, 5 und 6

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Bundesgerichtshof entscheidet zu Handel mit Markenparfümimitaten

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Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Handel mit Markenparfümimitaten nicht als unlautere vergleichende Werbung nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG untersagt werden kann, wenn keine klare und deutliche Imitationsbehauptung erfolgt, sondern lediglich Assoziationen an die Originale geweckt werden.

Sachverhalt

Die Beklagten bieten im Internet unter der Marke „Creation Lamis“ niedrigpreisige Parfüms an, deren Duft demjenigen bestimmter teurerer Markenparfüms ähnelt. Dabei hatten sie zunächst Bestelllisten verwendet, in denen den Imitaten jeweils ein teureres Markenprodukt gegenübergestellt wurde. Seit mehreren Jahren benutzen sie derartige Bestelllisten aber nicht mehr. Die Klägerin, die hochpreisige Parfüms bekannter Marken vertreibt, hält das Angebot, die Werbung und den Vertrieb der Parfümimitate für wettbewerbswidrig, weil sie als Nachahmung der Originale zu erkennen seien.

Entscheidung

Soweit den Beklagten der Handel mit den Imitaten auch ohne Benutzung von Vergleichslisten untersagt werden soll, ist die Klage in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Der Bundesgerichtshof hat auf die dagegen gerichtete Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG richtet sich nicht dagegen, ein Originalprodukt nachzuahmen. Für eine nach dieser Bestimmung unlautere vergleichende Werbung genügt es deshalb nicht, dass das Originalprodukt aufgrund der Aufmachung und Bezeichnung der Imitate lediglich erkennbar wird und mit der Werbung entsprechende Assoziationen geweckt werden. Verboten ist vielmehr eine deutliche Imitationsbehauptung, aus der – ohne Berücksichtigung sonstiger, erst zu ermittelnder Umstände – hervorgeht, dass das Produkt des Werbenden gerade als Imitation des Originalprodukts beworben wird.

Für die Frage, ob eine klare und deutliche Imitationsbehauptung vorliegt, hat das Berufungsgericht allein auf die Sicht der Endverbraucher abgestellt und die Frage insoweit im Streitfall verneint. Die zugrunde liegenden Feststellungen hat das Berufungsgericht – so der BGH – rechtsfehlerfrei getroffen. Das Berufungsurteil enthielt jedoch keine Feststellungen zum Vortrag der Klägerin, die Beklagten hätten sich mit ihren Parfümimitaten auch an Händler gewandt, die wegen ihrer speziellen Kenntnisse aufgrund der Bezeichnungen und Ausstattung der Parfümimitate in der Werbung eine klare Imitationsbehauptung erkannt hätten. Richtet sich die beanstandete Werbung an verschiedene Verkehrskreise, reicht es für die Unlauterkeit aus, wenn deren Voraussetzungen im Hinblick auf einen dieser Verkehrskreise erfüllt sind. Der BGH hat daher das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht wird auch noch zu prüfen haben, ob die Werbung der Beklagten gegenüber Händlern eine unangemessene Ausnutzung des Rufs der Marken der Klägerin darstellt.

BGH, Urteil vom 5. Mai 2011 – I ZR 157/09 – Creation Lamis

Vorinstanz:
Kammergericht, Urteil vom 24. Juli 2009 – 5 U 48/06
LG Berlin, Urteil vom 25. Januar 2006 – 97 O 2/05

Quelle: Pressemitteilung Nr. 77/11 des BGH vom 5. Mai 2011

BGH: TÜV – Bestimmung der Reihenfolge der Klagegründe im Wege einer alternativen Klagehäufung Beschluss vom 24.03.2011 – I ZR 108/09

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a) Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen.

b) Hat der Kläger mehrere Klagegründe im Wege einer alternativen Klagehäufung verfolgt, kann er die gebotene Bestimmung der Reihenfolge, in der er die prozessualen Ansprüche geltend machen will, noch in der Berufungs- oder der Revisionsinstanz nachholen.

c) Nimmt der Kläger die Bestimmung erst in der Revisionsinstanz vor, kann der auch im Prozessrecht geltende Grundsatz von Treu und Glauben den Kläger in der Wahl der Reihenfolge in der Weise beschränken, dass er zunächst die vom Berufungsgericht behandelten Streitgegenstände zur Entscheidung des Revisionsgerichts stellen muss.

BGH, Beschluss vom 24.03.2011 – I ZR 108/09 – TÜV
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, § 15 Abs. 2 und 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

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