Schlagwort-Archiv: Kosten

BGH: Kosten des Patentanwalts IV – Zum Erfordernis der Mitwirkung Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/11

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II).

BGH, Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/11Kosten des Patentanwalts IV
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

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BGH: Kosten des Patentanwalts III – Erstattung der Kosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung Urteil vom 21.12.2011 – I ZR 196/10

a) Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.

b) Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

c) Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

BGH, Urteil vom 21.12.2011 – I ZR 196/10Kosten des Patentanwalts III
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 140 Abs. 1

BGH: Kosten des Patentanwalts II – Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

BGH, Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09Kosten des Patentanwalts II
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

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OLG Nürnberg: Schneeflöckchen – Markenrechtsverletzung durch Schneeflöckchen-Tee Urteil vom 15.03.2011 – 3 U 1644/10

1. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG besteht jedenfalls nicht, wenn das Zeichen (hier: „Schneeflöckchen“) die drucktechnische Aufmachung der Verpackung eines Artikels wiedergibt.

2. § 140 Abs. 3 MarkenG ist für die Notwendigkeit der Abmahnkosten des Patentanwalts analog anwendbar.

OLG Nürnberg, Urteil vom 15.03.2011 – 3 U 1644/10Wortmarke Schneeflöckchen
§§ 140 Abs. 3, 23 Nr. 2 MarkenG

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BPatG: IGEL PLUS/ PLUS – Anfechtung einer Kostenentscheidung des DPMA Beschluss vom 10.08.2010 – 33 W (pat) 9/09

L e i t s ä t z e :

1. Die isolierte Anfechtung einer Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht zulässig.

2. Das Vorliegen von Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist als gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung des Ermessens vom Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zu überprüfen.

3. Für eine Kostenentscheidung zu Lasten eines Beteiligten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Gründen der Billigkeit bedarf es besonderer Umstände. Erforderlich ist regelmäßig ein schuldhafter Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht. Dieser kann vorliegen, wenn ein Beteiligter versucht, in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen. Von einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann nicht ausgegangen werden, wenn zur Zeit der Verfahrenseinleitung keine einheitliche Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des unterliegenden Beteiligten gibt, mögen diese auch erst während des Verfahrens getroffen worden sein. Im vorliegenden Verfahren ist die Rechtslage komplex und es gibt Entscheidungen zugunsten der Widersprechenden, so dass es unbillig wäre, dieser die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

4. Die Entscheidung über eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG darf nicht pauschal erfolgen. Deshalb sind auch bei erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerden sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Wenn der in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick auf die isolierte Kostenbeschwerde unterliegt, kann eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG unbillig sein, so dass gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat.

5. Bei einer erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerde kann es gerechtfertigt sein, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen.

BPatG, Beschluss vom 10.08.2010 – 33 W (pat) 9/09IGEL PLUS/ PLUS
§§ 63 Abs. 1 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 und 3, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 99 ZPO

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LG Düsseldorf: „Haus & Grund“ – Unterlassungsansprüche bei einer Markenverletzung

Zu Unterlassungs-, Auskunfts-, Schadensersatz- und Löschungsansprüchen bei einer Markenverletzung.

LG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2010 – 37 O 48/09Haus & Grund
§§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG

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OLG Frankfurt: Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten

Leit- oder Orientierungssatz

1. Die Vorschrift des § 140 III MarkenG ist auf die Erstattungsfähigkeit vorprozessualer Patentanwaltskosten nicht entsprechend anwendbar.

2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen in Kennzeichenstreitsachen neben der Beauftragung eines Rechtsanwalts die Hinzuziehung eines Patentanwalts für die Abmahnung als erforderlich angesehen werden kann.

OLG Frankfurt, Urteil vom 12.11.2009 – 6 U 130/09Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten
§ 140 Abs. 3 MarkenG

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Abmahnung „Scout“-Domains durch die Scout24 AG („Scout24-Marken“)

Die Scout24 AG, die verschiedene Online-Portale mit dem Bestandteil „Scout24“ u.a. in den Branchen Finanzen, Reisen, Automobil, Immobilien, Elektronik, Job und Partnerschaft betreibt und entsprechende Marken eingetragen hat, mahnt zunehmend Domaininhaber ab, deren Domains den Markenbestandteil „Scout24“ aufweisen. Betroffen waren etwa Domains wie „gebuehren-scout“, „site-scout“ oder „solar-scout24“.

Hintergrund: Die Marke „Scout24“

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AG Frankfurt: „Ed Hardy“ – Örtliche Unzuständigkeit bei Internetstreitigkeit

Das AG Frankfurt hat sich in dieser Entscheidung (Kosten einer Abmahnung „Ed Hardy“, 32 C 2323/08 – 72) gegen die herrschende Meinung gestellt, wonach bei Urheberrechtsverletzungen im Internet der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung überall dort begründet sei, von wo aus das Internetangebot theoretisch aufrufbar sei.

Bei Ausnutzung eines formal gegebenen Gerichtsstands aus sachfremden Gründen ist die Wahl des Gerichtsstandes, § 35 ZPO, rechtsmissbräuchlich.

Nach Ansicht des Gerichts ist dieser Fall gegeben, wenn weder die Parteien ihren Wohnsitz im Bezirk des angerufenen Gerichts haben, noch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine besondere Sachnähe in Frankfurt gegeben wäre. Die einzige Verbindung zum angerufenen Gericht liege in der Tatsache begründet, dass der Prozessbevollmächtigte des Klägers dort niedergelassen sei.

Zudem sei gerichtsbekannt, dass sämtliche vergleichbaren Angelegenheiten vor dem Amtsgericht Frankfurt geltend gemacht werden. Der Kläger erscheine regelmäßig nicht zu den Verhandlungen. Es sei offensichtlich, dass die Wahl des angerufenen Gerichtes alleine dazu dient, die Kosten seines Prozessbevollmächtigten gering zu halten. Die Wahl des Gerichtsstands erfolgte nicht aufgrund einer größeren Sachnähe, sondern aus sachfremden Erwägungen. Nach Sinn und Zweck der Zuständigkeitsbestimmungen dürfen solche Erwägungen nicht zulasten des Beklagten gehen, das heißt zu einer Abweichung vom Privileg des Beklagten, an seinem Wohnsitz verklagt zu werden, führen.

AG Frankfurt a.M., Urteil vom 13.02.2009 – 32 C 2323/08 – 72 – Ed Hardy (nicht rechtskräftig)
§ 32 ZPO; §§ 1, 3 UWG

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BPatG: Kostenauferlegung im Widerspruchsverfahren bei Waren-Unähnlichkeit

Das Verhalten eines Widersprechenden stellt dann einen Verstoss gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten dar und gibt Anlass zur Kostenauferlegung (abweichend vom Grundsatz des § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG), wenn ersichtlich keine Marken- oder auch Warenähnlichkeit vorliegt, wobei in letzterem Fall nur krasse Unähnlichkeit die Kostenfolge auslöst (vgl. BPatGE 23, 224 (227)).

Eine solche Konstellation liegt zwischen einem „elektronischen Gerät zur Befeuchtung von Zigarren in Humidoren“ und „Mineralwasser“ vor. Weder bei den gemeinsamen Herstellungsstätten noch bei der Beschaffenheit noch bei ihrem Verwendungszweck noch bei ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart noch bei ihrer Nutzung oder bei ihrer wirtschaftlichen Bedeutung liegen irgendwelche Berührungspunkte vor, die die beteiligten Verkehrskreise zu der Annahme veranlassen könnten, die beiderseitigen Waren stammten, selbst wenn sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, aus einem einzigen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

BPatG, Beschluss vom 18.06.2009 – 30 W (pat) 108/05SPA ./. CigarSPA
§ 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG

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