BGH, Urteil v. 30.04.98 – I ZR 268/95 – MacDog
MarkenG 14 Abs. 2 Nr. 3
Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich keinen Raum.
BGH, Urteil vom 22.09.2005 – I ZR 188/02 – Dentale Abformmasse (OLG München)
MarkenG § 4 Nr. 1, §§ 14, 41
Bei einer Abweichung der Eintragung einer Marke von der angemeldeten Darstellung ist für den Schutz der Marke die eingetragene Gestaltung maßgebend.
a) Die für den kennzeichenmäßigen Gebrauch einer farblichen Gestaltung herkunftshinweisende Verwendung setzt insbesondere dann, wenn die Farbgebung in dem betreffenden Produktbereich die technische Anwendung unterstützt, voraus, daß die Farbe als solche im Verhältnis zu den übrigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.
b) Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr ein dem Produkt anhaftendes Merkmal, das erst nach Abschluß des im geschäftlichen Verkehr ablaufenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein solches Verständnis liegt jedoch bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine technische Funktion zuschreibt.
BGH, Urt. v. 28.08.2003 – I ZR 293/00
MarkenG § 26 Abs. 1 und Abs. 3
a) Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen.
b) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, wirkt nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.
BGH, Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 293/00 – Kellogg’s/Kelly’s
OLG Hamburg
BGH, Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/98 – ISCO (OLG Celle)
MarkenG §§ 26, 42, 43, 44, 49 Abs. 1 und Abs. 3, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, §§ 152, 153, 161 Abs. 2
a) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwischen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung Erfolg haben kann.
b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu, wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz neben der Widerspruchsmarke besteht.
c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.
d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).
e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines weiten Oberbegriffs im Warenverzeichnis.
BGH, Beschluss vom 24.11.1999 – I ZB 17/97 – IMMUNINE ./. IMUKIN (Bundespatentgericht)
MarkenG § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1
Die Verwendung einer Marke in einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren stellt keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG dar. Die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens für ein mit der Marke zu bezeichnendes Arzneimittel kann jedoch grundsätzlich als ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG angesehen werden.
MarkenG § 48 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 54 Abs. 1
Verzichtet der Markeninhaber während eines laufenden Löschungsverfahrens wegen Nichtigkeit der Marke auf diese, wird das Löschungsverfahren durch das ex nunc wirkende Erlöschen der Marke nicht in vollem Umfang in der Hauptsache erledigt. Dem Antragsteller bleibt es in diesem Fall – sofern ihm ein besonderes Feststellungsinteresse zur Seite steht – unbenommen, die Feststellung der Nichtigkeit der Marke mit Wirkung ex tunc zu beantragen.
BGH, Beschluss vom 19. 10. 2000 – I ZB 62/ 98 – EASYPRESS
Bundespatentgericht
MarkenG § 107; PVÜ Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2
Der einem IR-Markeninhaber zustehende Schutzerstreckungsanspruch (§§ 107, 33 Abs. 2 MarkenG) darf nur ausnahmsweise, nämlich bei Vorliegen von Eintragungshindernissen nach der PVÜ, verneint werden.
BGH, Beschluss vom 25. 3. 1999 – I ZB 22/ 96 – PREMIERE II
Bundespatentgericht
BGH, Beschluss vom 3.07.2003 – I ZB 21/01 – Westie-Kopf
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 70 Abs. 4
1. Eine aus einer zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung, aus der für das Bundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung folgen kann, wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht.
2. Einer bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die vom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird, fehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft.
BGH, Urteil vom 31.10.2002 – I ZR 207/00 – Dresdner Christstollen (OLG Dresden)
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5, § 30 Abs. 2 Nr. 2, § 97 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1, § 102 Abs. 2 Nr. 5, § 127
a) Der Inhaber einer Kollektivmarke kann in entsprechender Anwendung des § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Rechte aus der Marke wegen eines Verstoßes eines Verbandsmitglieds gegen die in der Markensatzung geregelten Bedingungen für die Markenbenutzung geltend machen.
b) Die in § 100 Abs. 1 MarkenG enthaltene Schutzschranke soll den rechtmäßigen Benutzern (§ 127 MarkenG) einer geographischen Herkunftsangabe unabhängig von ihrer Verbandsmitgliedschaft eine den guten Sitten nicht widersprechende Verwendung der geographischen Herkunftsangabe ermöglichen.
c) Benutzt ein Verbandsmitglied eine über die reine geographische Herkunftsangabe weitere Elemente enthaltende Kollektivmarke, hat es sich an die in der Markensatzung angeführten Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke zu halten.
MarkenG § 3 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Nr. 1
a) Um den Anforderungen an eine Wiedergabe der Marke i. S. von § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu genügen, muß die angemeldete Marke so klar und eindeutig dargestellt sein, daß nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind.
b) Durch § 3 Abs. 2 MarkenG soll im öffentlichen Interesse ausgeschlossen werden, daß technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware monopolisiert und daher Mitbewerber aufgrund der Markeneintragung daran gehindert werden können, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen.
c) Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein kann als bei herkömmlichen Markenformen, folgt daraus kein erweitertes Schutzhindernis nach dieser Vorschrift.
BGH, Beschluss vom 20. 11. 2003 – I ZB 15/ 98 – Gabelstapler II
Bundespatentgericht