BGH: AKZENTA – rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04

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BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04 – AKZENTA (OLG Köln)
§ 26 Abs. 3 MarkenG

MarkenG § 26 Abs. 1
Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden.

MarkenG § 26 Abs. 2
Der für eine Drittbenutzung i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremdbenutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen.

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BGH: Aspirin II

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BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 147/04 – Aspirin II (OLG Hamburg)
MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; BGB § 242

a) Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt.

b) Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwidrig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützt.

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BPatG 3/2008

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Die Veröffentlichungen des Bundespatentgerichts in Markensachen in der 3. Woche 2008:

BPatG, Beschluss vom 04.12.2007 – 33 W (pat) 26/06 –

Univentures / , Volltext

Die Widerspruchsmarke 399 13 723 („UniVARIO“) und das angegriffene Zeichen sind verwechselbar im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

BPatG, Beschluss vom 15.01.2008 – 27 W (pat) 112/06 –

/ NINA RICCI Volltext

Die jeweiligen Marken sind nach allgemeinen kollisionsrechtlichen Grundsätzen nicht verwechselbar.

Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit

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Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, GRUR 2000, 886 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem; GRUR 2003, 428 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA).

Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, GRUR 1999, 496 = NJW-RR 1999, 766 = WRP 1999, 528 – TIFFANY; GRUR 2000, 886 = NJW-RR 2001, 1049 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird. (BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/04 – Kinderzeit)

Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2001, 507 = WRP 2001, 694 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594 = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd).

Nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, Slg. 1998, I-5507 Rdnr. 15 = GRUR 1998, 922 – Canon) ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt (vgl. BGH, GRUR 2002, 544 = WRP 2002, 537 – BANK 24, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen), die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann.

Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht. (vgl. BGH, GRUR 2004, 594 – Ferrari-Pferd) Dies schließt es nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit bzw. bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann. (BGH, Urteil vom 30.03. 2006 – I ZR 96/03 – TOSCA BLU)

Aus der Rechtsprechung:

Warenähnlichkeit

Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit. (BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/04 – Kinderzeit)

Keine Warenähnlichkeit

Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zubehör zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit. (BGH, Urteil vom 19.02. 2004 – I ZR 172/01 – Ferrari-Pferd)

Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit. (BGH, Urteil vom 30.03.2006 – I ZR 96/03 – TOSCA BLU)

Zwischen der Ware „Zigarren“ und der Dienstleistung „Verpflegung“ besteht keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 I Nr. 2 MarkenG. (BGH, Beschluß vom 28.09.2006 – I ZB 100/05 – (COHIBA)

BPatG: SCHWABENPOST

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BPatG, Beschluss vom 19.12.2007 – 29 W (pat) 13/06 – SCHWABENPOST
Art. 3 Abs. 1 lit. b) RL 89/104/EWG – § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Prüfungsrichtlinien des DPMA vom 27.10.1995 des DPMA vom 13.06.2005

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) – ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 – folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

1. Fordert Art. 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 eine Gleichbehandlung von Anmeldern, die untereinander im Wettbewerb stehen, bei der Eintragung von Marken zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen?

2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?

3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Art. 3 RL 89/104 EWG vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?

4. Wenn Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren früher zu Unrecht eingetragener Marken einzuleiten?

BPatG: Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit

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BPatG, Beschluss vom 19.12.2007 – 29 W (pat) 128/05 –
Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom 27. Oktober 1995, Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom 13. Juni 2006

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) – ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 – folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen?

2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?

3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?

4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

BPatG: Farbkombination Gelb/Blau

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BPatG, Beschluss vom 14.11.2007 – 26 W (pat) 205/01 – Farbkombination Gelb/Blau
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Der angemeldeten Farbkombinationsmarke fehlt für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

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BGH: idw Informationsdienst Wissenschaft

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BGH, Beschluss vom 13.12.2007 – I ZB 39/05 – idw Informationsdienst Wissenschaft (Bundespatentgericht)
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48

Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen.

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BGH: idw

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BGH, Beschluss vom 13.12.2007 – I ZB 26/05 – idw (Bundespatentgericht)
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48

a) Legt der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren ein neues eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll, handelt es sich um einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke, der schon deshalb unwirksam ist, weil die Verzichtserklärung nicht bedingt abgegeben werden kann.

b) Ist im Rechtsbeschwerdeverfahren der Widerspruch aus einer Marke des Widersprechenden erfolgreich und reicht sein Widerspruch aus einer zweiten Marke nicht weiter als derjenige aus der ersten Marke, ist der Widerspruch aus der zweiten Marke mit Verkündung der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren gegenstandslos.

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