OLG Frankfurt: „Princess-Schliff“ – Zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Begriffs, der auch zur Beschreibung dienen kann

Leit- oder Orientierungssatz

1. Das Verletzungsgericht ist an die Eintragung einer Marke auch dann gebunden, wenn gegen die Marke wegen Ablaufs der Frist des § 50 II 2 MarkenG kein Löschungsantrag mehr gestellt werden kann

2. Zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Begriffs, der auch zur Beschreibung dienen kann („Princess-Schliff“)

3. Die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche ist nicht bereits dann rechtsmissbräuchlich, wenn ein Markeninhaber sich gegen Verletzungen seines Schutzrechts umfassend zur Wehr setzt und dabei überhöhte Gegenstandswerte ansetzt.

OLG Frankfurt, Urteil vom 15.10.2009 – 6 U 106/09 – „Princess-Schliff
§ 14 MarkenG, § 22 MarkenG, § 26 MarkenG, § 49 MarkenG, § 50 MarkenG

Tenor

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 29.04.2009 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Unterlassungsausspruch ergänzt wird um den Zusatz „… wenn dies geschieht wie aus den Seiten 40 und 41 der Anlage AG 15 oder aus der Anlage AG 16 oder aus den Anlagen BG 4a und 4b ersichtlich.“

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Gründe

1
Von der Darstellung des Sachverhalts wird gemäß § 540 II i.V.m. § 313a ZPO abgesehen. Die Berufung der Antragsgegnerin ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

2
Der Antragstellerin steht der geltend gemachte, in der Berufungsverhandlung auf die konkrete Verwendung der Bezeichnung „Princess“ durch die Antragsgegnerin bezogene, Unterlassungsanspruch gemäß § 14 II Nr. 2, V MarkenG zu.

3
Das Landgericht hat zutreffend dargelegt, dass das Begehren der Antragstellerin wegen Verletzung der Wortmarke „Princess“, DE … (Anlage AS 5), begründet ist. Dem schließt sich der Senat an. Das Berufungsvorbringen der Antragsgegnerin rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

4
Der Senat ist als Verletzungsgericht an die Eintragung der genannten Marke gebunden, so dass die Schutzfähigkeit der Marke hier nicht zu prüfen ist. Insbesondere ist nicht zu prüfen, ob die Eintragung der Marke „Princess“ für Schmuckwaren hätte abgelehnt werden müssen, weil der Bezeichnung insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder ein Freihaltebedürfnis besteht (§ 8 II Nr. 1, 2 MarkenG). Der Bindungsgrundsatz entspricht der ständigen Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH, GRUR 2008, 798 Tz. 14 – POST I; BGH, GRUR 2009, 672 Tz. 17 – OSTSEE-POST; BGH, GRUR 2009, 678 Tz. 15 – POST/RegioPost; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 14 Rn 18 ff. m.w.N.). Der Senat sieht, auch unter Berücksichtigung der von Rohnke (GRUR 2001, 696 ff.) vorgebrachten Einwände, keinen durchgreifenden Grund, hiervon abzuweichen.

5
Unbeschadet des Bindungsgrundsatzes kommt in einem Klageverfahren eine Aussetzung des Verletzungsprozesses wegen Vorgreiflichkeit gemäß § 148 ZPO in Betracht, wenn gegen die Klagemarke ein aussichtsreich erscheinendes Löschungsverfahren nach § 50 MarkenG betrieben wird. Im einstweiligen Verfügungsverfahren, in dem eine Aussetzung bis zur Entscheidung im Löschungsverfahren nicht möglich ist, kann unter Umständen der Verfügungsgrund zu verneinen sein, wenn ein gleichzeitig anhängiger Löschungsantrag nach der Einschätzung des Verletzungsgerichts hohe Erfolgsaussicht hat (vgl. zum Patentrecht: Senat, GRUR-RR 2003, 263 f. – mini flexiprobe).

6
Im vorliegenden Fall kommt eine Verneinung des Verfügungsgrundes (wegen durchgreifender Zweifel an dem Bestand des Schutzrechts, die im Klageverfahren zur Aussetzung führen würden) aber schon deshalb nicht in Betracht, weil gegen die im Jahre 1987 eingetragene Marke DE … kein Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG betrieben wird und wegen des Ablaufs der Zehnjahresfrist nach § 50 II 2 MarkenG auch nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg betrieben werden kann.

7
Der Auffassung der Antragsgegnerin, gerade nach dem Ablauf der zehnjährigen Frist für den Löschungsantrag dürfe der Verletzungsrichter nicht mehr an die Eintragung der Marke gebunden sein, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Abgesehen davon, dass diese Auffassung, soweit ersichtlich, in Rechtsprechung und Literatur nicht vertreten wird, lässt sie sich auch nicht überzeugungskräftig begründen.

8
Die Zehnjahresfrist dient dem Vertrauensschutz des Markeninhabers. Außerdem hat der Gesetzgeber die Frist deshalb eingeführt, weil nach einem längeren Zeitraum meist keine zuverlässigen Feststellungen mehr über die damalige Schutzunfähigkeit der Marke getroffen werden können (vgl. Ströbele/ Hacker, § 50 Rn 9). Diese gesetzgeberischen Zwecke bestehen unabhängig von der Frage, wer dazu berufen ist, über die Schutzfähigkeit einer eingetragenen Marke zu entscheiden. Der Sinn der vom Gesetzgeber vorgegebenen Zehnjahresfrist würde verfehlt, wenn nach dem Fristablauf anstelle des DPMA der Verletzungsrichter zu überprüfen hätte, ob die Marke zu Recht eingetragen wurde.

9
Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 IV GG) ist angesichts der für jedermann nach Eintragung einer Marke zehn Jahre lang bestehenden Möglichkeit, ein Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse zu betreiben, nicht verletzt. Auch eine unzumutbare Beeinträchtigung der Antragsgegnerin in ihrer gewerblichen Betätigungsfreiheit (Art. 12 GG) kann nicht festgestellt werden, zumal eine beschreibende Benutzung der Bezeichnung „Princess“ nach Maßgabe des § 23 Nr. 2 MarkenG möglich bleibt.

10
Auf § 22 I Nr. 2 MarkenG kann sich die Antragsgegnerin ebenfalls nicht berufen. Nach §§ 22 I Nr. 2, 51 IV MarkenG kann aufgrund einer älteren Marke die Benutzung einer prioritätsjüngeren Marke nicht verboten werden, wenn die ältere Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen absoluter Schutzhindernisse löschungsreif war. Die Antragsgegnerin erfüllt die Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht, da sie nicht über ein (jüngeres) Schutzrecht an der Bezeichnung „Princess“ verfügt. Die schlichte markenmäßige Benutzung einer Bezeichnung kann dem Erwerb eines Schutzrechts nicht gleichgestellt werden. Abgesehen davon hätte die Antragsgegnerin ihre Schutzrechtsposition innerhalb der Zehnjahresfrist, also bis zum 28.10.1997, erwerben müssen, um die Voraussetzungen des § 22 I Nr. 2 MarkenG zu erfüllen.

11
Die Vorschrift des § 22 I Nr. 2 MarkenG wird einschränkend dahingehend ausgelegt, dass das Verletzungsgericht die Schutzfähigkeit der älteren Marke nicht prüfen kann, wenn noch ein Löschungsantrag beim DPMA möglich ist (vgl. Ströbele/ Hacker, § 22 Rn 11). Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, dass das Verletzungsgericht nach Ablauf der Frist generell zur Überprüfung der Schutzfähigkeit einer eingetragenen Marke befugt sei. Im Gegenteil spricht gerade die abgestufte Regelung in § 22 MarkenG gegen die Annahme, der Verletzungsrichter könne nach dem Ablauf der Zehnjahresfrist auch unabhängig von der Existenz eines eigenen (innerhalb der Zehnjahresfrist entstandenen) Schutzrechts des Beklagten die Schutzfähigkeit der Klagemarke prüfen.

12
Die Verfügungsmarke ist nicht gemäß § 49 II Nr. 1 MarkenG verfallen. Denn die Bezeichnung „Princess“ ist nicht infolge einer (bis 2004 andauernden) Untätigkeit der Antragstellerin zur Gattungsbezeichnung geworden.

13
Insoweit ist schon nicht ersichtlich, was „Princess“ als eine Bezeichnung für Schmuckwaren aussagen sollte. Der möglichen Annahme, „Princess“ könne eine Gattungsbezeichnung für Schmuck mit Diamanten (oder Diamantimitationen) im „Princess-Cut“ bzw. „Princess-Schliff“ sein, widerspricht bereits die eigene, hier angegriffene Werbe- und Vertriebsaktion der Antragsgegnerin. Denn die Zirkonia-Steine, mit denen die angebotenen Waren, eine Kette und ein Armband besetzt waren, wiesen keinen „Princess-Schliff“ auf.

14
Des weiteren wird der „Princess-Schliff“, der (als Begriff) in den 60iger Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt worden sein soll, von der Antragsgegnerin gerade als Argument für eine schon bei Eintragung der Marke bestehende Schutzunfähigkeit angeführt. § 49 II Nr. 1 MG verlangt demgegenüber, dass die Marke nach ihrer Eintragung zur Gattungsbezeichnung geworden ist.

15
Die Verfügungsmarke wurde von der Antragstellerin innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt. Dies hat die Antragstellerin durch die Vorlage der eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der X-GmbH vom 05.03. und 27.04.2009 einschließlich der dort beigefügten Verwendungsbeispiele (Anlagen AS 6 und AS 17) glaubhaft gemacht. Die aus den Anlagen zu den eidesstattlichen Versicherungen ersichtliche Art der Verwendung reicht, wie das Landgericht zutreffend dargelegt hat, für eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke ohne weiteres aus.

16
Die Antragstellerin hatte die Verfügungsmarke auch nicht bösgläubig angemeldet (8 II Nr. 10 MG). Ebenso wenig besteht ein außermarkenrechtlicher Löschungsanspruch aus § 4 Nr. 10 UWG bzw. § 826 BGB. Vielmehr benutzte die Antragstellerin die Bezeichnung „Princess“ schon lange vor Eintragung der Verfügungsmarke, und zwar, nach ihrem unwiderlegten Vortrag, bereits seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Des Weiteren hat die Antragstellerin eine umfangreiche Benutzung der Verfügungsmarke nach deren Eintragung glaubhaft gemacht. Von einem Einsatz der Marke als „zweckwidriges Mittel im Wettbewerbskampf“ kann danach keine Rede sein.

17
Auf das von der Antragsgegnerin gegen die Marke DE … geführte Löschungsverfahren kommt es in der vorliegenden Sache nicht an, da sich die Antragstellerin erfolgreich auf die Wortmarke DE … stützen kann.

18
Die Antragsgegnerin hat die Bezeichnung „Princess“ markenmäßig benutzt.

19
Die markenmäßige Benutzung einer Bezeichnung für Waren setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. BGH, Urteil v. 30.04.2009 – I ZR 42/07, Tz. 55 – DAX m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Marke im Rahmen einer Produktbezeichnung benutzt wird, weil hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke eintritt, gegen die der Markeninhaber geschützt ist (BGH, a.a.O.).

20
Die Antragsgegnerin hat die Bezeichnung „Princess“ als Produktbezeichnung und damit markenmäßig benutzt. Dies ergibt sich – auch in Abgrenzung zu einem bloßen „Bestellzeichen“ (vgl. hierzu BGH, GRUR 2009, 484, Tz. 61 – METROBUS) – eindeutig aus den im Tenor genannten Verletzungsbeispielen, ausweislich derer „Princess“ das Wort darstellt, mit dem das jeweilige Schmuckstück benannt wird (die Kette „Princess“, das Armband „Princess“). In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Verwendung der Bezeichnung auf den Papphüllen der Schatullen (Anlagen BG 4a und 4b) im geschäftlichen Verkehr. Denn auch wenn die Papphüllen vor der Veräußerung an den Endverbraucher entfernt werden sollten, so kennzeichnete die Beschriftung den Inhalt doch jedenfalls gegenüber Zwischenhändlern.

21
Angesichts der eindeutigen Verwendung der Bezeichnung „Princess“ als Produktname, kann diese Bezeichnung nicht auf die Funktion einer reinen Anpreisung reduziert werden. Der Umstand, dass hier eine markenmäßige Bezeichnung, wie in vielen anderen Fällen auch, zugleich etwas Positives über das Produkt oder über diejenigen, die es gebrauchen sollen, aussagt, ändert nichts. Der verständige Verbraucher versteht die Bezeichnung „Princess“ in der hier gewählten Verwendungsform auch nicht als eine schlichte beschreibende Bezugnahme auf den angesprochenen Kundenkreis.

22
Unabhängig von der Frage, ob der Begriff des „Prinzess-Schliffs“ einem nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Verkehrs in seiner Bedeutung bekannt ist, kann sich die Antragsgegnerin gegenüber dem Unterlassungsbegehren der Antragstellerin schon deshalb nicht auf § 23 Nr. 2 MarkenG berufen, weil sie das Wort „Princess“ hier nicht zur Beschreibung des Schliffs der Zirkonia-Steine, mit denen die Schmuckwaren besetzt waren, verwendet hat. Da die Zirkonia-Steine unstreitig nicht im „Princess-Schliff“ gehalten waren, wäre eine dahingehende Beschaffenheitsangabe auch nicht mit den guten Sitten vereinbar gewesen.

23
Die Antragsgegnerin hat eine mit der Marke identische Bezeichnung für identische Waren benutzt (§ 14 II Nr. 1 MarkenG), so dass es auf eine Verwechslungsgefahr, die hier gleichfalls zu bejahen wäre, nicht ankommt. Dem Einwand der Antragsgegnerin, sie habe das Wort „Princess“ nur im Zusammenhang mit „Y“ bzw. „X“ gebraucht, kann nicht gefolgt werden. Sowohl auf den Seiten 40, 41 der Anlage AG 15 als auch auf den Schatullen und den Papphüllen, wo sich die Aufschrift „X“ unterhalb weiterer Angaben befindet und somit deutlich abgesetzt ist, wurde „PRINCESS“ als Produktbezeichnung in kennzeichenrechtlicher Alleinstellung verwendet.

24
Schließlich kann dem Unterlassungsbegehren der Antragstellerin auch nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengehalten werden.

25
Es ist im Grundsatz nicht zu beanstanden, wenn ein Markeninhaber sich gegen Verletzungen seines Schutzrechts umfassend zur Wehr setzt. Aus der regen Abmahntätigkeit eines durch Zuwiderhandlungen unmittelbar verletzten Schutzrechtsinhabers ergibt sich noch kein stichhaltiger Anhaltspunkt für eine rechtsmissbräuchliche Vorgehensweise. Insofern liegen die Dinge anders als im Wettbewerbsrecht, wo ein Wettbewerbsverstoß durch eine Vielzahl von Mitbewerbern und klagebefugte Verbände verfolgt werden kann. Bei dieser Ausgangslage genügt auch der Umstand, dass die Antragstellerin bzw. ihre Anwälte in anderen Verfahren überhöhte Gegenstandswerte angesetzt haben mögen, nicht, um das Verhalten der Antragstellerin auf überwiegend sachfremde Motive zurückzuführen. Vielmehr hat die Antragstellerin ein ohne weiteres nachvollziehbares gewichtiges Interesse daran, ihre Marke gegen Verletzungen zu verteidigen und sie zugleich vor einer (nach dem Vortrag der Antragsgegnerin möglichen) Umwandlung in eine gebräuchliche Gattungsbezeichnung zu bewahren. Es kann auf der Grundlage des hier vorgetragenen Prozessstoffs, auch unter Würdigung der von Antragsgegnerseite vorgetragenen weiteren (vermeintlichen) Indizien, nicht davon ausgegangen werden, dass der eben genannte Beweggrund hinter möglichen finanziellen Begleitinteressen zurücktritt.

26
Die Antragsgegnerin ist des Weiteren zur Erteilung der Drittauskunft verpflichtet. Im Eilverfahren darf die Auskunftspflicht zwar nur in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung angeordnet werden (§ 19 VII MarkenG). Der Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung liegt hier indessen vor.

27
Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen, da ihr Rechtsmittel erfolglos geblieben ist (§ 97 I ZPO). Die in der Berufungsverhandlung vorgenommene Konkretisierung des Eilantrags beinhaltete keine kostenrelevante Teilrücknahme.

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