OLG Saarbrücken: Shisha

OLG Saarbrücken Urteil vom 11.04.2007 – 1 U 416/06 – 130

Markenschutz für die Wortmarke Shisha

Tenor

I. Auf die Berufung des Beklagten wird das am 9. Juni 2006 verkündete Urteil des Landgerichts in Saarbrücken – 1.O.491/04 – teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Sh.“ zu benutzen, sofern dies geschieht wie in der Verwendung der Bezeichnung „A. Sh. L.“ und der Begriff nicht ausschließlich der Beschreibung eines Leistungsangebotes des Beklagten dient.

2. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den in Ziffer 1 des Tenors bezeichneten Handlungen erzielt wurden, sowie über Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und Bundesländern.

3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die ab 10.08.2004 vorgenommenen Handlungen, die in Ziffer 1 des Tenors bezeichnet sind, entstanden sind und künftig entstehen werden.

4. Der Beklagte wird verurteilt, die in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, insbesondere Flyer, Speisekarten und sonstige Werbemittel, die mit dem Zeichen „Sh.“ gekennzeichnet sind, sofern dies geschieht wie in der Verwendung der Bezeichnung „A. Sh. L.“ und mit dem Begriff nicht ausschließlich das Leistungsangebot des Beklagten bezeichnet wird, zu vernichten.

5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die weitergehende Berufung des Beklagten wird zurückgewiesen.

III. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Beklagte.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 10.000 EUR abzuwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

A.
Der Kläger ist Inhaber der Deutschen Marke „Sh.“, die am 21.01.2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt (fortan: DPMA) angemeldet und am 14.02.2003 eingetragen wurde. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen umfasst u. A. „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“. Auf den von ihm mit der Klage vorgelegten Ausdruck aus dem Markenregister (Bl. 8 d. A.) wird Bezug genommen. Er betreibt unter der Bezeichnung „Sh.-Café“ ein Café in S.. Ende Juli 2004 erfuhr der Kläger davon, dass der Beklagte unter der Bezeichnung „A. Sh. L.“ in H. Gäste verpflegt. Zu Gunsten des Beklagten ist die Marke „A. Sh. L.“ am 23.06.2004 angemeldet und am 04.10.2004 eingetragen worden. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen umfasst u. A. „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ (im Einzelnen Registerauszug Bl. 25, 26 d. A.). Eine gegen den Beklagten gerichtete Abmahnung vom 30. Juli 2004 (Bl. 10 d.A.) blieb im Ergebnis ohne Erfolg.

Mit der Klage nimmt der Kläger den Beklagten auf markenrechtlicher Grundlage auf Unterlassung in Anspruch, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Sh.“ zu benutzen, insbesondere unter diesem Zeichen die Verpflegung von Gästen zu betreiben oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für die Verpflegung von Gästen zu benutzen. Er verlangt ferner Auskunftserteilung über die mit den im Antrag zu 1) aufgeführten Dienstleistungen erzielten Umsätze, die Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen dieser Handlungen sowie die Vernichtung konkret von ihm bezeichneter Gegenstände gemäß § 18 MarkenG. Der Kläger macht geltend, dass der Beklagte unberechtigt die zu seinen Gunsten eingetragene und prioritätsältere Marke benutze. Ein Freihaltebedürfnis bestehe hinsichtlich der Kennzeichnung „Sh.“ nicht, der hierauf gerichtete Einwand des Beklagten sei auch nur im Löschungsprozess vor dem DPMA zu berücksichtigen.

Der Beklagte hält den Begriff „Sh.“ für freihaltungsbedürftig. Zudem sei die Marke als Gattungsbegriff mittlerweile Allgemeingut geworden, sodass jedenfalls von einem Verfall der Marke auszugehen sei, der auch inhaltlich im Rahmen des Verletzungsprozesses zu prüfen und zu beachten sei. Im Übrigen stelle sich das Verhalten des Klägers gegenüber dem Zeugen E., der Inhaber von mehr als 6 Sh. Cafés sei, von denen das Erste im Jahre 2001 gegründet worden sei, als böswillige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG und Verstoß gegen § 1 UWG dar und sei daher rechtsmissbräuchlich.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, wobei wegen der Feststellungen im Einzelnen vollumfänglich gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 ZPO auf das erstinstanzliche Urteil (Bl. 177 d. A.) Bezug genommen wird. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht ausgeführt, dass dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 6, 18, 19 Abs. 1, 2 MarkenG, § 242 BGB zustünden. Die erforderliche Verwechslungsgefahr mit dem von dem Beklagten benutzten Kennzeichen sei zu bejahen, auch greife der Einwand eines Freihaltungsbedürfnisses im Verletzungsprozess nicht durch, da über das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG grundsätzlich das DPMA im Eintragungsverfahren oder im Löschungsverfahren entscheide. Dies gelte auch hinsichtlich des Einwandes des Beklagten, das Verhalten des Klägers stelle eine böswillige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dar. Eine Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf die nach der letzten mündlichen Verhandlung nach Darlegung des Beklagten eingereichten Anträge auf Löschung der klägerischen Marke beim DPMA sei gleichfalls nicht geboten.

Gegen dieses ihm am 21.6.2006 zugestellte Urteil (Bl. 189 d. A.) hat der Beklagte am 19.7.2006 (Bl. 200, 201 d. A.) Berufung eingelegt, die er mit Schriftsatz vom 16.8.2006, eingegangen am gleichen Tage (Bl. 206 ff d. A.), begründet hat. Mit seinem Rechtsmittel macht er im Wesentlichen geltend, dass der markenrechtliche Unterlassungsanspruch bereits daran scheitere, dass die Geschäftsbezeichnung und Marke des Beklagten nicht mit derjenigen des Klägers verwechslungsfähig sei, da der Bestandteil „Sh.“ lediglich schwach kennzeichnend, weil beschreibend sei. Selbst wenn man der Auffassung folge, dass die sogenannten absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG vorrangig im Löschungsverfahren durch das DPMA zu prüfen seien, so gelte dies nicht für den Löschungsgrund des Verfalls. Der Verfall einer Marke sei kein absoluter Löschungsgrund, der nach § 54 MarkenG, sondern nach §§ 49 Abs. 2 Nr. 1, 55 MarkenG zu behandeln sei. Insoweit bestehe ein Anspruch darauf, dass im Verletzungsverfahren geprüft werde, ob die Marke zumindest zwischenzeitlich verfallen ist. Die Verfallsgründe des § 49 MarkenG könnten als Löschungsgründe jedenfalls auch als Einrede gegenüber Ansprüchen des Markeninhabers aus dem Markenrecht geltend gemacht werden. Die Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien gegeben, denn der in Rede stehende Begriff habe sich zur Gattungsbezeichnung entwickelt. Das Landgericht habe auch ermessensfehlerhaft von einer Aussetzung vorliegenden Verfahrens gemäß § 148 ZPO im Hinblick auf die eingereichten Anträge des Beklagten auf Löschung der klägerischen Marke beim DPMA abgesehen. Nicht nur aufgrund der umfangreichen Dokumentation, die eine Nutzung des streitigen Begriffs als Gattungsbegriff belegt habe, sondern auch durch die aktuelle Entscheidung des DPMA, wonach der Begriff „Sh.“ nicht eintragungsfähig sei, weil er einen Gattungsbegriff darstelle, habe er in ausreichender Weise dargelegt, dass die Erfolgsaussichten im Löschungsverfahren als „sehr gut“ zu bewerten seien.

Der Beklagte beantragt (Bl. 206, 215, 275 d. A.),

das Urteil der ersten Instanz aufzuheben und die Klage zurückzuweisen.

Der Kläger beantragt (Bl. 230, 275 d. A.),

die Berufung zurückzuweisen.

Der Kläger tritt der Berufung entgegen unter Wiederholung und Vertiefung seiner bereits erstinstanzlich vorgetragenen Argumente.

Wegen des weiteren zweitinstanzlichen Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

B.
Die form- und fristgerecht eingelegte sowie ordnungsgemäß begründete Berufung des Beklagten ist nach den §§ 511, 513, 517, 519 und 520 ZPO zulässig. Sie ist im Wesentlichen unbegründet. Erfolg hat das Rechtsmittel lediglich nach Maßgabe der im Urteilsausspruch zu I. Ziffer 1 erfolgten Einschränkung des Verbotsausspruches, der in Ziffer 4 erfolgten Beschränkung des Vernichtungsanspruches sowie insoweit, als die auskunfts- und schadensersatzpflichtigen Handlungen auf den Zeitraum ab dem 10.08.2004 limitiert wurden.

Der Kläger kann von dem Beklagten die Unterlassung der Benutzung des von diesem verwendeten Zeichens nach Maßgabe des Tenors zu I. Ziffer 1 verlangen (I.). Er ist ferner wegen der Benutzung des Zeichens ab dem 10.08.2004 zum Schadensersatz (II.) sowie zur Auskunft im geltend gemachten Umfange (III.) verpflichtet. Auch der mit dem Klageantrag zu 4) geltend gemachte Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG ist nach Maßgabe des Tenors zu Ziffer 4 begründet (IV.).

I.
Gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG kann derjenige, der ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 – 4 der Vorschrift benutzt, von dem Inhaber der Marke auf Unterlassung in Anspruch genommen werden; gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Seit der Eintragung der Wortmarke „Sh.“ (14.2.2003) ist der Kläger gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG deren Inhaber. Die Eintragung hat im Übrigen zur Folge, dass im Markenverletzungsverfahren zunächst einmal von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen ist. Der Senat hat mithin nicht zu prüfen, ob die Marke gemäß §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Löschung unterliegt, weil sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben besteht, für die ein Freihaltebedürfnis besteht, wie der Beklagte geltend gemacht hat. Der Einwand, eine Marke sei zu Unrecht eingetragen worden, kann gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG allein durch einen Löschungseintrag beim DPMA geltend gemacht werden (vgl. BGH, Urteil vom 3.11.1999, I ZR 136/97, MAG-LITE GRUR 2000, 888; BGH, Urteil vom 9.10.1997 I ZR 95/95, Analgin, GRUR 1998, 412). Für die – grundsätzlich in Betracht kommende (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rz. 15 m. w. N.; BGH, Urteil vom 11.11.1986, V ZR 56/85, GRUR 1987, 284; BGH, Urteil vom 3.11.1999, MAG-LITE, a. a. O.) – Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung im patentamtlichen Löschungsverfahren besteht im Streitfall kein ausreichender Anlass. Zwar hat der Beklagte die Löschung der Wortmarke des Klägers wegen absoluter Schutzhindernisse ausweislich des vorgelegten Antrages (Bl. 149 – 151 d. A.) am 19.5.2006 beantragt. Eine Aussetzung kommt im Verletzungsprozess indes nur dann in Betracht, wenn ein gegen eine eingetragene Marke ergriffener Rechtsbehelf einige Aussicht auf Erfolg hat. Insoweit besteht im Markenrecht eine vergleichbare Lage wie im Verhältnis von Patentverletzungsklage und parallelem Nichtigkeitsverfahren. Ansonsten würde die Rechtsstellung, die das erteilte Patent bzw. – hier – die Marke seinem Inhaber vermittelt, weitgehend entwertet und Rechtsbehelfe gegen die Marke geradezu provoziert (vgl. im Einzelnen BGH, Beschluss vom 11.11.1986, GRUR 1987, 284; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 14, Rz.21). Die seitens des Beklagten vorgelegte Ablehnung der Eintragung „Sh.“ vom 10.11.2005 ist dem Beklagten dabei nicht behelflich, sie bietet lediglich Anhaltspunkte dafür, dass die bezeichnete Wortmarke für die Waren/Dienstleistungen „Raucherartikel“ nicht schutzfähig ist, da sie eine beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG darstellt. Die Entscheidung des DPMA betrifft ersichtlich nicht den Schutzbereich „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

2. Der Senat misst dem Löschungsantrag des Beklagten betreffend die für den Kläger eingetragene Marke jedenfalls keine Erfolgsaussichten in einem Umfang bei, der es rechtfertigen würde, dem Aussetzungsantrag gemäß § 148 ZPO stattzugeben. Die für den Kläger eingetragene Wortmarke betrifft Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, wobei im Rahmen dieser Dienstleistungen Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis angeboten werden. Entscheidend ist darauf abzustellen, ob nach dem Verständnis der beteiligten Verkehrskreise die Benutzung dieses Begriffes als beschreibende Angabe auf dem entsprechenden Warengebiet erfolgt. Das Freihaltebedürfnis kann immer nur in Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen bestehen (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 8 Rz. 236). Der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse ist dabei der Eintragungszeitpunkt, als der Zeitpunkt der Entscheidung für die Anmeldung (Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rz. 20; BGH GRUR 1997, 634; Turbo II, Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 50 Rz. 1, 17). Zu prüfen ist demnach, ob das von dem Beklagten eingeleitete Löschungsverfahren unter dem Aspekt Erfolgsaussichten hat, dass im Jahre 2003, also zum Zeitpunkt der Eintragung der Wortmarke des Klägers ein absolutes Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) bestand.

Fremdsprachige Ausdrücke, die im Verkehr weniger bekannt und üblich sind als die entsprechenden Wörter der Deutschen Sprache eignen sich besonders als Produktmerkmalsbezeichnungen, um den Verbraucher auf bestimmte Produkteigenschaften hinzuweisen. Fremdsprachige Angaben sind immer dann eintragungsunfähig, wenn sie im inländischen Verkehr als eine ausschließlich beschreibende Angabe verstanden werden, sie sind immer dann eintragungsfähig, wenn sie im inländischen Verkehr als Marke und damit als ein produktidentifizierendes Zeichen beurteilt werden. Für die Frage, ob es sich um eine Bezeichnung handelt, die zur Beschreibung der Ware oder Dienstleistung dienen kann, ist das Verständnis des inländischen Verkehrs maßgeblich (BGH, Urteil vom 18.6.1998, I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, Tour de culture; Fezer, a. a. O., § 8 Rz. 238). Dass der Verkehr den Begriff „Sh.“ beschreibend für die konkreten Waren und Dienstleistungen im Jahre 2003 verwendet hat oder absehbar war, dass er sich dieses Begriffes in dieser Weise zukünftig bedienen wird (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 8 Rz. 239 m. w. N.), liegt aus Sicht des Senates keinesfalls nahe. Es handelt sich um eine fremdsprachige Bezeichnung, die – zum damaligen Zeitpunkt – vom inländischen Verkehr nicht ohne Weiteres zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen, wie sie durch die Marke geschützt werden, übernommen wurde. Entscheidend abzustellen ist immer auf ein konkretes Freihaltungsbedürfnis. Im Streitfall betrifft die Klagemarke „Sh.“ eine Bezeichnung der im Einzelnen bezeichneten Waren und Dienstleistungen, die in dem Lokal des Klägers angeboten werden. Danach kann nicht festgestellt werden, dass die Marke mit diesem konkreten Schutzumfang auch für andere Verwender und Mitbewerber deshalb freizuhalten war, weil diesem Begriff zum damaligen Zeitpunkt eine ausschließlich beschreibende Funktion der fraglichen Waren oder Leistungen beizumessen war. Der Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes gegenüber einer freizuhaltenden Angabe kann zudem auch im Verletzungsstreit hinreichend begegnet werden, und zwar neben der sachgerechten Handhabung des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) vor allem durch die Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten, worauf später noch einzugehen sein wird (BGH, Urteil vom 18.6.1998, I ZR 25/96, GRUR 1999, 238 – Tour de culture).

Dass der von dem Beklagten gestellte Löschungsantrag hinreichende Erfolgsaussichten deshalb hat, weil bereits im Jahre 2003 ein absolutes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorlag, kann mithin nicht festgestellt werden, zumal es mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist, eine zurückliegende Verkehrsauffassung festzustellen. Zumindest werden häufig erhebliche Zweifel bestehen bleiben, wie die Verkehrsauffassung zum Zeitpunkt der Eintragung war. Im Rahmen des Löschungsverfahrens dürfen solche Zweifel nicht zu Lasten des Markeninhabers gehen. Die erhöhten Anforderungen an die Feststellung der Löschungsgründe sind auch gerechtfertigt, da gerade die über einen längeren Zeitraum benutzte Marke in der Regel einen erheblichen Wert darstellt, an dem ein schutzwürdiger Besitzstand selbst dann bestehen kann, wenn die ursprüngliche Eintragung zu Unrecht erfolgt ist (BGH GRUR 1995, 146; Rippenstreckmetall II).

Gleichermaßen kann der Beklagte sich auch nicht mit Erfolg auf das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG berufen. Nach dieser Vorschrift sind solche markenschutzfähige Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind (Fezer, a. a. O., § 8 Rz. 263). Davon kann für die Marke „Sh.“ zum Zeitpunkt der Eintragung keinesfalls ausgegangen werden. Breiten Verkehrskreisen dürfte der Begriff zum damaligen Zeitpunkt in Verbindung mit Bewirtungsdienstleistungen nicht bekannt gewesen sein, da es derartige Gaststätten zum damaligen Zeitpunkt nur vereinzelt gab.

Mit einer baldigen bestandskräftigen Entscheidung des Löschungsverfahrens ist aufgrund der erst im Mai 2006 erfolgten Einleitung des Verfahrens nicht zu rechnen. Dieser Gesichtspunkt spricht vor dem Hintergrund, dass die Aussetzung weder einen Prozessstillstand herbeiführen noch der Prozessverschleppung Vorschub leisten darf, unter Berücksichtigung der zuvor erörterten Erfolgsaussichten des Löschungsantrags entscheidend gegen eine positive Verbescheidung des Aussetzungsantrages (MünchKomm.-Peters, 4. Aufl., § 148 ZPO, Rz. 12). Hieran vermögen auch die im Schriftsatz vom 28.03.2007 (Bl.289 ff d. A.) gemachten Ausführungen im Ergebnis nichts zu ändern.

3. Der Beklagte benutzt ohne Zustimmung des Klägers eine Wortmarke, die wegen der Ähnlichkeit mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen begründet. Die Marke „A. Sh. L.“ ist für den angemeldeten Waren- und Dienstleistungsbereich mit der Wortmarke des Klägers „Sh.“ verwechselbar.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, sodass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2001 – I ZR 111/99, GRUR 2002, 542 – BIG; Urteil vom 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 – BIG BERTA; Urteil vom 28.8.2003 – I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040 – Kinder; Urteil vom 20.4.2003 – I ZR 60/01, GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; Urteil vom 15.1.2004 – I ZR 121/01 -, GRUR 2004, 600 – d-c-fix/CD-Fix). Maßgeblich ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH, Urteil vom 6.12.2001, GRUR 2002, 814 – Festspielhaus; Urteil vom 22.2.2001, GRUR 2001, 1158 – Dorf Münsterland).

Die hier in Rede stehenden Marken sind in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Gleiches gilt hinsichtlich des Sinngehalts (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 Rz. 529). Sie sind im Wortlaut sogar teilidentisch, da die Marke des Klägers Bestandteil des Kollisionszeichens des Beklagten ist. Da der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck vorliegend „prägt“, ist von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks schließt nach Auffassung des BGH zugleich die Erkenntnis ein, dass unter bestimmten Umständen einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden sein kann, und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung des Gesamtzeichens bejaht werden kann (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 Rz. 639 m. w. N.; BGH GRUR 2002, 626 – IMS). Vorliegend rechtfertigt sich die Annahme, dass die angesprochenen maßgeblichen Verkehrskreise die anderen Bestandteile („A. …..Longe“) bei der Wahrnehmung der Marke vernachlässigen, bzw. diese in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Entscheidend kommt hinzu, dass vorliegend von einer Identität der Dienstleistungen und einer wenigstens nahezu vorliegenden Identität der Waren auszugehen ist. Dem Landgericht ist darin zu folgen, dass die Kennzeichnungskraft der Marke des Klägers zumindest von durchschnittlicher Art ist. Nach Auffassung des Senates kann mithin, ohne dass es der Beweiserhebung bedarf, davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Verkehr aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Marken zu der Fehlvorstellung gelangen kann, die so bezeichnete identische Ware oder Dienstleistung stamme aus der gleichen Herkunftsstätte oder die beiderseitigen Betriebe stünden zueinander in wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen, wobei dem Markenbestandteil „Sh.“ innerhalb der angegriffenen Gesamtmarke „A. Sh. L.“ eine selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, die geeignet ist, trotz Einfügen in die Gesamtbezeichnung, die Erinnerung an das Klagezeichen wachzurufen (BGH GRUR 1961, 643, 645 Meßmer-Tee, GRUR 1989, 425 – Herzsymbol, GRUR 1990, 274 – Klettverschluss).

Die Frage, ob die Gefahr der Verwechslung besteht, ist eine Rechtsfrage, die der Beweiserhebung nicht zugänglich ist (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 MarkenG Rz. 260; BGH, Urteil vom 13.1.2000, I ZR 223/97, ATTACHE/TISSERAND, GRUR 2000, 856; BGH, Urteil vom 5.3.1998, I ZR 13/96, Les-Paul-Gitarren, NJW 1998, 3773). Nur über tatsächliche Vorfragen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann Beweis zu erheben sein. Die Verwechslungsgefahr muss gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für das Publikum bestehen. Gemeint ist damit der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen (BGH, Urteil vom 13.1.2000, ATTACHE/TISSERAND, a.. a. O., Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 MarkenG Rz. 290 m. w. N.). Wie dieser die in Rede stehenden Kennzeichen wahrnimmt und auffasst, kann der erkennende Richter im Allgemeinen namentlich dann aus eigener Sachkunde beurteilen, wenn er selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt oder wenn nicht ersichtlich ist, dass etwa angesprochene Fachkreise über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Beurteilung der Kennzeichen verfügen (vgl. BGH, Urteil vom 2.10.2003, I ZR 150/01, Marktführerschaft, NJW 2004, 1163 zur irreführenden Werbung; die Grundsätze sind indes auf das Kennzeichenrecht übertragbar, vgl. BGH, Urteil vom 29.6.2006, I ZR 110/03, Ichthyol II, GRUR 2006, 937; Ingerl/Rohnke, § 14, Rz. 316). Hier fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der Durchschnittsverbraucher der im Schutzumfang der Marke liegenden Waren und Dienstleistungen über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügt und deshalb aus seiner Sicht trotz der zuvor aufgeführten Umstände keine Gefahr besteht, dass er die Kennzeichnungen verwechselt. Der Senat kann mithin aus eigener Sachkunde beurteilen, dass nach der maßgeblichen Publikumsauffassung Verwechslungsgefahr besteht.

3. Hinsichtlich des Einwandes des Beklagten, das Verhalten des Klägers stelle eine böswillige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs.2 Nr.10 MarkenG dar, nimmt der Senat zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Bezug und macht sich diese zu eigen. Die Ausführungen des Beklagten im Schriftsatz vom 28.03.2007 (Bl. 289 ff d. A.) unter Ziffer 2 zu einem „prioritären Recht des Zeugen E. aus einem Unternehmenskennzeichen“ wie auch zu einem ggfls. „aus einer prioritätsälteren Domain abzuleitenden Löschungsanspruch gegenüber einem prioritätsjüngeren Markenrecht“ lassen keine Relevanz für die den konkreten Sachverhalt betreffenden Rechtsfragen erkennen.

4. Der Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf eine Löschungsreife der Marke „Sh.“ im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke „A. Sh. L.“ und mithin auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG berufen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut eröffnet § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine erneute Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozess das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies – wie im Streitfall – (noch) im Löschungsverfahren vor dem DPMA nach §§ 50, 54 MarkenG erfolgen kann (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 22 Rz. 12; Stroebele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 22 Rz. 14; BGH, Urteil vom 28.8.2003, I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040.

4. Der Einwand des „Verfalls“ der Marke gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist zwar im Verletzungsprozess grundsätzlich beachtlich, im Streitfall indes nicht durchgreifend.

Der Beklagte hat zwar auch insoweit einen Löschungsantrag bei dem DPMA gestellt (Bl. 147, 148 d. A.). Nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird die Eintragung der Marke auf Antrag gelöscht, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Der Eintritt einer der vier Verfallsgründe des § 49 MarkenG berührt indes nicht den Bestand des Markenrechts. Der Markenschutz bleibt aufrechterhalten und dem Markeninhaber stehen grundsätzlich die Rechte aus der Marke zu. Es bedarf der Geltendmachung der Verfallsgründe als Löschungsgründe, um die Rechtswirkungen des Verfalls auf den Bestand des Markenrechts auszulösen. Die Verfallsgründe können im Verletzterprozess allerdings als Einrede gegenüber Ansprüchen des Markeninhabers aus dem Markenrecht geltend gemacht werden (Fezer, a. a. O., § 49 Rz. 2, § 55 Rz. 17; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 49 Rz. 37). Die Marke des Klägers müsste zur gebräuchlichen Produktbezeichnung geworden sein; zusätzlich erforderlich ist, dass diese Entwicklung nach der Eintragung der Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers eingetreten ist. Wann eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt, richtet sich nach der Verkehrsauffassung. § 49 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG betrifft den Fall der Änderung der Verkehrsauffassung nach Eintragung der Marke. Dabei sind strenge Anforderungen sowohl an den erforderlichen prozentualen Anteil der beteiligten Verkehrskreise als auch an die Qualität der tatsächlichen Feststellungen zu stellen. Zur gebräuchlichen Bezeichnung werden in aller Regel nur die besonders bekannten Marken des in dem jeweiligen Bereich führenden Unternehmens, die gewissermaßen als Synonym für derartige Produkte stehen. Eine Umwandlung in eine Beschaffenheitsangabe kommt nur dann in Betracht, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag festzustellen ist, dass nur ein völlig unbeachtlicher Teil des Verkehrs mit dem Zeichen Herkunftsvorstellungen bezüglich eines bestimmten Unternehmens verbindet (BGH GRUR 1964, 458 – Düssel; BGH GRUR 1990, 274 – Klettverschluss). Der Beklagte hat keine ausreichenden Umstände vorgetragen, die die Annahme eines Verfalls der Marke des Klägers rechtfertigen würden. Insbesondere vermögen die Zahl der Fundstellen in Internetsuchmaschinen für sich genommen keinen Aufschluss darüber geben, inwieweit ein Verfall der Marke eingetreten ist. Darüber hinaus fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass ein unterstellter Verfall der Marke auf einem Verhalten oder der Untätigkeit des Klägers beruhen würde. Auch die im nachgelassenen Schriftsatz vom 28.03.2007 (Bl.289 ff d. A.) gemachten Ausführungen veranlassen zu keiner anderen Beurteilung.

5. Der Markenschutz für den Kläger ist mit Blick auf die konkrete (oder eine vergleichbare) Begehungsform ferner nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen.

Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Um eine Verwendung der Marke als beschreibende Angabe im Sinne von § 23 Nr. 2 MarkenG handelt es sich dann, wenn der angesprochene Verkehr in der in Frage stehenden Bezeichnung nicht (auch) einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sieht, sondern eine bloße Angabe über die Eigenschaften der Waren, etwa deren Beschaffenheit. Aus Sicht des Senates wird der Durchschnittsverbraucher die von dem Beklagten verwendete Bezeichnung „A. Sh. L.“ maßgeblich als einen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sehen, und nicht als eine bloße Angabe über die Eigenschaften der Waren, etwa deren Beschaffenheit. Für die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG fehlt es mithin im konkreten Fall bereits an der beschreibenden Verwendung des Kennzeichens für die angebotenen Waren und Dienstleistungen.

Selbst wenn man aber der Beurteilung zugrundelegen wollte, dass die von dem Beklagten verwendete konkrete Bezeichnung aus beschreibenden Angaben im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG besteht, ergibt sich zu Gunsten des Beklagten nichts Anderes. Mit dem von ihm verwendeten Zeichen kennzeichnet der Beklagte die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen auch zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen. Die Benutzung der beschreibenden Angaben erfolgt mithin markenmäßig und nicht lediglich beschreibend. Dies würde zwar der Anwendung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG für sich genommen nicht entgegenstehen (BGH Urteil vom 24.6.2004, I ZR 308/01, RegioPost/RegionalePost, GRUR 2004, 649), die Benutzung des Zeichens in der konkreten (oder vergleichbaren) Form verstößt jedoch gegen die guten Sitten. Im Hinblick auf die europarechtlichen Vorgaben, deren Umsetzung die Vorschrift dient, liegt ein Sittenverstoß im Sinne von § 23 MarkenG vor, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht (BGH, Urteil vom 14.1.1999, I ZR 149/96, BIG PACK, GRUR, 1999, 992). Eine markenmäßige Verwendung der Kollisionsmarke im Verwechslungsbereich ist regelmäßig unlauter, wenn nicht ersichtlich ist, dass der Benutzer keine andere Kennzeichnung wählen kann, die aus dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herausführt (vgl. BGH, Urteil vom 15.1.2004, d-c-fix/CD-Fix, a. a. O.). Danach wäre die beanstandete Benutzung des Zeichens jedenfalls sittenwidrig. Sofern man davon ausgehen wollte, dass der Beklagte die Bezeichnung als Marke, nämlich zur Kennzeichnung der von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen benutzt, ist nicht erkennbar, dass der Beklagte die beschreibenden Angaben nicht in einer Form tätigen könnte, die der Marke des Klägers weniger ähnlich ist und deshalb geringeren Anlass für Verwechslungen bietet. Die Verwendung der beschreibenden Angaben als Marke und die unnötige Ähnlichkeit zur Marke des Klägers reichen zur Begründung der Unlauterkeit aus.

6. Danach kann der Kläger die Unterlassung der Benutzung seiner Marke verlangen, allerdings nur, sofern diese geschieht wie in der Verwendung der Bezeichnung „A. Sh. L.“ und der Begriff „Sh.“ nicht ausschließlich der Beschreibung eines Waren – oder Leistungangebotes des Beklagten dient. Sein darüber hinausgehendes Unterlassungsbegehren – nämlich das allgemeine Verbot der Benutzung des Zeichens „Sh.“ – ist nicht begründet. Denn in dieser Allgemeinheit liegen die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs nicht vor. Die Verwechslungsgefahr und vor allem das Eingreifen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG hängen davon ab, in welcher Form und in welchem Zusammenhang das Wort „Sh.“ benutzt wird. Im Hinblick darauf kann der Kläger dem Beklagten nicht allgemein die Benutzung des Zeichens „Sh.“ im geschäftlichen Verkehr verbieten. Da das Klagevorbringen sich in der Weise verstehen lässt, dass sich der Kläger im Wesentlichen jedenfalls gegen die konkrete Verletzungsform und ihr vergleichbare Verletzungsformen wendet, stellt die gebotene Eingrenzung des Verbotsausspruchs in sachlicher Hinsicht lediglich ein geringfügiges Teilunterliegen des Klägers dar.

II.
Gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG ist derjenige, der die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Hier kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagte die Marke des Klägers bereits vor dem 10.8.2004 schuldhaft verletzt hat.

Eine vor dem 14.2.2003 vorgenommene Verletzungshandlung scheidet von vorneherein aus. Denn der Markenschutz für den Kläger ist erst durch die Eintragung der Wortmarke am 14.2.2003 entstanden (§ 4 Nr. 1 MarkenG). Dass das Zeichen des Klägers bereits zuvor infolge Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG Markenschutz genoss, lässt sich dem Vortrag des Klägers nicht entnehmen.

Die wenigstens fahrlässige Verletzung der Marke setzt voraus, dass der Handelnde bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) das Bestehen von Markenschutz erkennen konnte. Der Senat geht davon aus, dass diese Voraussetzung spätestens am 16.8.2004 erfüllt war, als der Beklagte das Schreiben des Klägers vom 30.7.2004 nebst Markenurkunde und Registerauszug (Bl. 10, 11 d. A.) erhalten hatte, was nicht bestritten wurde, wobei der Senat unter Berücksichtigung des üblichen Postlaufes mangels entgegenstehender Anhaltspunkte jedenfalls von einem Zugang des Schreibens spätestens am 10. August 2004 ausgeht. Ab diesem Zeitpunkt steht dem Verschulden des Beklagten allerdings nicht etwa entgegen, dass die Rechtslage nicht ganz eindeutig war. Denn ein Rechtsirrtum entschuldigt den Verletzter nur, wenn eine ihm ungünstige gerichtliche Entscheidung ausgeschlossen erscheinen musste (BGH, Urteil vom 14.12.1995, I ZR 210/93, gefärbte Jeans, NJW 1996, 994; BGH, Urteil vom 27.9.1990, I ZR 87/89, Pizza und Pasta, NJW 1991, 1350).

III.

Zur Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs kann der Kläger von dem Beklagten wegen der ab dem 10.08.2004 begangenen Verletzungshandlungen im geltend gemachten Umfang Auskunft verlangen. Der Anspruch ergibt sich aus § 19 MarkenG. In zeitlicher Hinsicht besteht der Anspruch ab dem Zeitpunkt, für den eine schuldhafte Verletzungshandlung erstmals schlüssig dargetan ist (BGH, Urteil vom 29.9.1994, Indorektal/Indohexal, a. a. O.). Infolgedessen kann der Kläger Auskunft für die Zeit ab dem 10.08.2004 verlangen.

IV.

Der mit dem Klageantrag zu 4) geltend gemachte Vernichtungsanspruch ist gemäß § 18 MarkenG nach Maßgabe des einschränkenden Tenors begründet .

C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO, da dem Teilunterliegen des Klägers lediglich geringfügige Bedeutung zukommt. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war mangels Vorliegen der Voraussetzungen (§ 543 Abs. 2 ZPO) nicht zuzulassen.

(Unterschriften)

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