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UPDATE! Netbook Abmahnung durch Psion

2009 February 23
von RA Dennis Breuer

Update: Dell geht nun auch in Europa gegen die Marke “Netbook” vor und hat am 18.02.2009 einen Löschungsantrag beim zuständigen Marken­amt der Europäischen Union (HABM) eingereicht. Jetzt ist Psion am Zug und muss nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. (via Markenblog)

Update: Take action: Save the Netbooks campaign. (via IPKat)

Update: Dell beantragt Löschung der Marke “Netbook” (USA)
Der Computerhersteller Dell hat am 17.02.2009 beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke “Netbook” beantragt. Der Inhaber der Marke, das kanadische Unternehmen Psion, biete unter dem Namen keine Notebooks an und plane solches auch nicht, heißt es in der “Petition for Cancellation” (PDF).

In dem Antrag trägt Dell drei Löschungsgründe vor:

1. Verzicht
Dell gibt an, dass Psion nach eigener Aussage ab 1999 mit Laptops unter der Bezeichnung “Netbook” auf dem Markt aufgetreten sei. Da nach derzeitigem Wissenstand Psion die Marke “Netbook” für Computer weder nutze, noch plane sie zu nutzen, sei dies als Verzicht zu werten.

Im deutschen Markenrecht wird dieser Fall in § 49 Abs. 1 MarkenG geregelt:

Verfall

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.

2. Täuschung
Dell behauptet, dass ein Produktmanager von Psion gegenüber dem US Patentamt im November 2006 wahrheitswidrig angegeben habe, das die Marke “Netbook” von Psion benutzt wird, obwohl dies tatsächlich seit 3 Jahren nicht mehr der Fall gewesen sein soll.

3. Gattungsbezeichnung
Schließlich trägt Dell vor, dass die Bezeichnung “Netbook” als allgemein gebräuchliche beschreibende Angabe für kleine und günstige Laptops etabliert sei und damit eine nicht schutzfähige Gattungsbezeichnung.

Im deutschen Markenrecht findet sich dieser Fall in § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG:

Absolute Schutzhindernisse

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, …

die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, …

Einschätzung: Derzeit findet des Kampf um die Marke “Netbook” soweit bekannt ausschließlich in den USA statt. Markenrechte bestehen jedoch räumlich begrenzt, d.h. eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke gilt nur in Deutschland, eine beim HABM eingetragene Gemeinschaftsmarke gilt in ganz Europa und eine beim amerikanischen Markenamt eingetragene Marke gilt in den USA.

In der Konsequenz ändert sich für eine eingetragene europäische Gemeinschaftsmarke erst einmal nichts, sollte die Marke in den USA gelöscht werden. Mit Sicherheit wird bei einem Erfolg in den USA versucht, die Marke “Netbook” auch in Europa zu Fall zu bringen. Bis es soweit ist, ist “Netbook” eine zugunsten von Psion eingetragene Marke und damit verbunden die Rechtsunsicherheit, falls Psion sich entschließen sollte, seine Markenrechte in Deutschland geltend zu machen.

Leider finden sich in den Schreiben von Dell und Intel keine näheren Ausführungen zum Beweis ihrer Behauptungen. Interessanterweise listet Psion das Netbook auf einer Seite “eingestellter Produkte” (Discontinued Products).

Update: Intel startet Angriff auf Psion (USA)
Intel hat am 13.02.2009 Klage beim District Court in San Francisco gegen Psion eingereicht. In der Begründung (PDF) argumentiert Intel unter anderem, dass Psion die Marke Netbook nicht innerhalb von fünf Jahren seit Eintragung benutzt habe und es sich bei dem Begriff um eine Gattungsbezeichnung handele. (via Las Vegas Trademark Attorney)

Update: Inzwischen ist der Begriff “Netbook” als Keyword bei Google gesperrt. (Heise am 09.02.2009)

Update: In einer Stellungnahme vom 08.01.2009 (PDF) gibt Psion an, die Marke “Netbook” seit 1999 ohne Unterbrechung zu nutzen.

Yes. We have been using the ‘Netbook’ trademark continuously since 1999 – whilst in recent years the extent of use has been somewhat reduced, we are still actively supplying accessories for our ‘Netbook’ ultra-portables and are also providing maintenance and support to existing users of ‘Netbook’ ultra-portables.

Fast etwas trotzig wird ergänzt:

Registered trademarks aren’t just for protecting multi-billion dollar brands.

Update: Deutsche Markenanmeldung “Netbook”
Am 02.10.2008 wurde auch in Deutschland eine Marke “Netbook” in den Klassen 09; 35; 42, also für Computer, die in der Klasse 9 enthalten sind. Die Wortmarke (Registernummer: 302008063549) wurde allerdings nicht von Psion, sondern soweit ersichtlich von einer Privatperson angemeldet.

Psion und die Marke “Netbook”
Psion lässt derzeit durch die auf Patent- und Markenrecht spezialisierte Londoner Anwaltskanzlei Origin Intellectual Property Unterlassungsaufforderungen (in Form eines “cease and desist”-Schreibens) an Webseitenbetreiber verschicken, die den Begriff “netbook” verwenden. Berichte hier, hier und hier.

Unter anderem beruft sich Psion in dem Schreiben auf verschiedene nationale und internationale Eintragungen der Marke “Netbook”. Im Markenregister des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) ist eine entsprechende Gemeinschaftsmarke für Computer seit 1998 eingetragen (Nummer: 000428250). Auch in den Vereinigten Staaten besitzt Psion seit 2000 die Marke “Netbook” (Registration Number: 2404976).

Inzwischen liegt eine schriftliche Stellungnahme der Kanzlei vor, in der sie sich zu dem Umfang der verschickten Abmahnungen äußert:

Here are the facts.

We have sent letters out solely to those making a direct, financial profit from use of the ‘Netbook’ trademark.

95% of all letters have been sent to retailers and manufacturers using the ‘Netbook’ trademark (including the very largest players in this space. You’ll no doubt be aware that few portable manufacturers in fact use the ‘Netbook’ term at all. For example, Asus, a pioneer in this space, does not to any appreciable extent – it’s an Eee PC. Not an Eee PC ‘Netbook’. But it’s a different picture in retail and our over-riding priority is to persuade the retail community to adopt a different term.)

5% have been sent to websites that have sponsored advertising or other for-profit links that include the prominent use of the ‘Netbook’ trademark and a link to a retailer or manufacturer using the ‘Netbook’ trademark.

0% have been sent to straight blogs, tech enthusiasts sites or review sites – i.e. with no prominent ‘Netbook’ related sponsored advertising or other ‘Netbook’ related for-profit links.

(via jkOnTheRun)

Die Aufforderung richtet sich demnach vor allem an Händler und Hersteller, die die Marke “Netbook” gewerblich verwenden. Die Psion-Rechtsanwälte machen auch deutlich, dass sich ihr Vorgehen nicht gegen Blogs und journalistische Seiten richtet. Der “cease and desist letter” ist nicht mit Kosten verbunden und den Betroffenen wird eine dreimonatige Umstellungsfrist bis Ende März 2009 eingeräumt. Soweit bekannt sind in Deutschland bisher keine vergleichbaren Schreiben verschickt worden.

Die weitere Entwicklung dürfte interessant werden, da Psion die Herstellung ihres “Netbooks” im Jahr 2002 eingestellt hat und der Begriff “Netbook” inzwischen vor allem einfach ausgestattete und besonders preiswerte Subnotebooks bezeichnet (wikipedia). Ob es Psion daher gelingt, die Marke zu verteidigen, bleibt abzuwarten. Die Domain www.netbook.com hat sich inzwischen jedenfalls ein gewichtiger Mitspieler namens Intel gesichert.

Haben Sie Fragen?

Der Autor ist Rechtsanwalt der Kanzlei Breuer Lehmann Rechtsanwälte. Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner rund um Markenrecht und Markenschutz zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 089 6666 1089, über das Kontaktformular oder per E-Mail.

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