BGH: Pantogast

BGH, Beschluss vom 29.05.2008 – I ZB 55/05 Pantogast (Bundespatentgericht)
MarkenG §§ 9 I Nr. 2, 73 I

1. Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der eingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf.

2. Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Beschwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 I MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwirkungspflicht trifft.

3. Zur selbstständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke „PANTO“ in der jüngeren Marke „Pantogast“ und zur Verwechslungsgefahr dieser Marken bei Warenidentität.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden gegen den an Verkündungs Statt am 4. Mai 2005 zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen der Widersprechenden zur Last.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1
I. Gegen die Eintragung der am 3. Februar 1998 für die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ angemeldeten Marke Nr. 398 05 377

Pantogast

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November 1993 für „Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate“ eingetragenen Marke Nr. 2 049 728

PANTO.

2
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

3
Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 – 25 W (pat) 5/04, juris).

4
Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

5
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

6
Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und den Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“, für die die jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei von Warenähnlichkeit auszugehen.

7
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs „Pantoprazol“ abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten.

8
Die Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Bestandteil „gast“ der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied zwischen den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas anderes könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil „Panto“ der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, dass die Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittelmarken sei mit einer verkürzten Wiedergabe aber nicht zu rechnen. Zudem sei es für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass „Panto“ aus der Wirkstoffbezeichnung „Pantoprazol“ (INN [International Nonproprietary Name]) abgeleitet sei. Für die allgemeinen Verkehrskreise, denen die beschreibende Bedeutung von „Panto“ nicht bekannt sei, liege aufgrund der Branchenübung auf dem Arzneimittelsektor die Vermutung nahe, dass es sich um einen Sachhinweis handele. Der weitere Markenbestandteil „gast“ der angegriffenen Marke trete dann nicht in den Hintergrund, selbst wenn er als Hinweis auf das Anwendungsgebiet (Magen) als kennzeichnungsschwach aufzufassen sei.

9
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls nicht. Die Bezeichnung „PANTO“ sei wegen des deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen „Pantoprazol“ wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zeichenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme vielmehr dem Bestandteil „gast“ in der angegriffenen Marke zu.

10
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

11
Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke „PANTO“ und der jüngeren Marke „Pantogast“ rechtsfehlerfrei verneint.

12
1. Die Widersprechende hat den Widerspruch im Rechtsbeschwerdeverfahren teilweise und zwar hinsichtlich der Waren „Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel“ wirksam zurückgenommen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der kollidierenden Marken ist deshalb bei der jüngeren Marke auf die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizi-nische Zwecke“ beschränkt.

13
2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 – Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 – Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 – C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 – C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 – HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 – Goldhase, jeweils m.w.N.).

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3. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Wareniden-tität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbegriff „Pharmazeutische Erzeugnisse“ wird Schutz auch für „Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate“ und damit für Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 – il Padrone/Il Portone). Für die übrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bun-despatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat – von seinem Standpunkt folgerichtig – den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt. Zugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger Warenähnlichkeit auszugehen.

15
4. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ausgegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese hat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf dieser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

16
a) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die Widerspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkommende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) „Pantoprazol“ und dies sei für die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der Angabe „Panto“ einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

17
Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar hinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr nicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. – Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 – I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 – OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 – I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 – Roximycin). Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreibenden Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 – I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 – IMS; Urt. v. 28.6.2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch: BGH, Urt. v. 29.9.1994 – I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal).

18
Von einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bundespatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Feststellungen der Wirkstoff „Pantoprazol“ eine große Bedeutung für eine bestimmte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist.

19
aa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung sei für die Fachkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimitteln eine Verkürzung der Bezeichnung angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit der Patienten unüblich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 – I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespatentgericht festgestellten Übung auf dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von Wirkstoffbezeichnungen geht es um die Bildung des Markenwortes (hier: Panto als Ableitung aus Pantoprazol) und nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine (längere) Marke verkürzt wiederzugeben.

20
Die Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkennbarkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff „Pantoprazol“ ohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs „Panto“. Diese Mehrdeutigkeit leitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff „Pantothensäure“ ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es sich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen dem Wirkstoff und den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Wider-spruchsmarke an den Wirkstoff „Pantoprazol“, bei dem ein solcher Zusammenhang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die Annahme des Tatrichters erweist sich danach – anders als von der Rechtsbeschwerde geltend gemacht – nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze.

21
bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespatentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke und ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen Form nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 – Russisches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 – Pralinenform).

22
Die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Entscheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen in mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeichnungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt worden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht beteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Widerspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb nicht an.

23
cc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angesprochenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Bundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen Verkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkürzung „PANTO“ hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten. Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht stellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

24
b) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht geltend gemacht.

25
5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat das Bundespatentgericht ebenfalls rechtsfehlerfrei bestimmt.

26
a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke „PANTO“ mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der jüngeren Marke „Pantogast“ nicht genügt. Der Bestandteil „Panto“ der jüngeren Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil „gast“ im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

27
aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Tz. 41 – HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 – Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP 2007, 1193 – Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen in einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

28
bb) Der Bestandteil „gast“ tritt in der angegriffenen Marke nicht in den Hintergrund, obwohl er den für den Verkehr erkennbaren Hinweis auf das Anwendungsgebiet „Magen, den Magen betreffend“ enthält. Auch bei der vom Bundespatentgericht in seine Beurteilung ebenfalls einbezogenen Kennzeichnungsschwäche der Endung „gast“ wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht durch „Panto“ geprägt. Das Bundespatentgericht ist deshalb rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die jüngere Marke nicht durch einen der beiden Bestandteile dominiert wird.

29
Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass in der angegriffenen Marke der Bestandteil „gast“ ebenfalls eine produktkennzeichnende Funktion hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile „Panto“ und „gast“ zu einem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Verkehr auf dem Arzneimittelsektor aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arzneimittelbezeichnungen verkürzt wiederzugeben (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Sie sind auch nicht ersichtlich.

30
Vernachlässigt der Verkehr die Endung „gast“ in der jüngeren Marke nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des Bundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

31
cc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die Zeichenähnlichkeit zwischen „PANTO“ und „Pantogast“ im Hinblick auf den zusätzlich markanten Bestandteil „gast“ in der angegriffenen Marke zu gering ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

32
b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der kollidierenden Marken verneint hat.

33
aa) Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, dass eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht.

34
(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 – C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 – Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen – wie im vorliegenden Fall – nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 – Kinder II).

35
(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr keine Veranlassung hat, die Marke „PANTO“ als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit dem Bestandteil „Panto“ eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil „Panto“ im Inland geltend gemacht hätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angesprochen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 – I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 – Wie hammas denn?). Ohne eine entsprechende Benutzung der Markenfamilie durch die Widersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr „PANTO“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

36
Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zeichenserie geeignet sein (vgl. hierzu BGHZ 131, 122, 127 – Innovadiclophlont). Ob daran in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zeichen „PANTO“ einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Widerspruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist. Aufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen Anlass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzusehen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

37
bb) Die Rechtsbeschwerde hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht nicht von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgegangen ist.

38
(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 – C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 – Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect).

39
(2) Dem Bestandteil „Panto“ kommt in der jüngeren Marke „Pantogast“ keine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat in anderem Zusammenhang festgestellt, dass die Zusammenschreibung der Bestandteile „Panto“ und „gast“ zu einer Einwortmarke eine erhebliche Klammerwirkung entfaltet. Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über unterdurch-schnittliche Kennzeichnungskraft. Der Verkehr hat deshalb auch keinen Anlass, in der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Widerspruchsmarke zu erkennen (vgl. zur Erkennbarkeit bei überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke: BGH, Urt. v. 13.3.2003 – I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 – City Plus; Beschl. v. 24.2.2005 – I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 – MEY/Ella May). Danach kann nicht davon ausgegangen werden, dass in der jüngeren Marke „Pantogast“ dem Bestandteil „Panto“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

40
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

(Unterschriften)

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 – 25 W(pat) 5/04

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