Schlagwort-Archive: Patentanwalt

BGH: Kosten des Patentanwalts IV – Zum Erfordernis der Mitwirkung Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/11

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Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II).

BGH, Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/11 – Kosten des Patentanwalts IV
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

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BGH: Kosten des Patentanwalts III – Erstattung der Kosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung Urteil vom 21.12.2011 – I ZR 196/10

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a) Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.

b) Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

c) Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

BGH, Urteil vom 21.12.2011 – I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 140 Abs. 1

BGH: Kosten des Patentanwalts II – Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09

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Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

BGH, Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09 – Kosten des Patentanwalts II
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

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OLG Nürnberg: Schneeflöckchen – Markenrechtsverletzung durch Schneeflöckchen-Tee Urteil vom 15.03.2011 – 3 U 1644/10

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1. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG besteht jedenfalls nicht, wenn das Zeichen (hier: „Schneeflöckchen“) die drucktechnische Aufmachung der Verpackung eines Artikels wiedergibt.

2. § 140 Abs. 3 MarkenG ist für die Notwendigkeit der Abmahnkosten des Patentanwalts analog anwendbar.

OLG Nürnberg, Urteil vom 15.03.2011 – 3 U 1644/10 – Wortmarke Schneeflöckchen
§§ 140 Abs. 3, 23 Nr. 2 MarkenG

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OLG Frankfurt: Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten

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Leit- oder Orientierungssatz

1. Die Vorschrift des § 140 III MarkenG ist auf die Erstattungsfähigkeit vorprozessualer Patentanwaltskosten nicht entsprechend anwendbar.

2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen in Kennzeichenstreitsachen neben der Beauftragung eines Rechtsanwalts die Hinzuziehung eines Patentanwalts für die Abmahnung als erforderlich angesehen werden kann.

OLG Frankfurt, Urteil vom 12.11.2009 – 6 U 130/09 – Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten
§ 140 Abs. 3 MarkenG

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Abmahnung „Scout“-Domains durch die Scout24 AG („Scout24-Marken“)

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Die Scout24 AG, die verschiedene Online-Portale mit dem Bestandteil „Scout24“ u.a. in den Branchen Finanzen, Reisen, Automobil, Immobilien, Elektronik, Job und Partnerschaft betreibt und entsprechende Marken eingetragen hat, mahnt zunehmend Domaininhaber ab, deren Domains den Markenbestandteil „Scout24“ aufweisen. Betroffen waren etwa Domains wie „gebuehren-scout“, „site-scout“ oder „solar-scout24“.

Hintergrund: Die Marke „Scout24“

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LG Mannheim: Keine Verletzung des Unternehmenskennszeichens bei ausschliesslicher Benutzung zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen – „p. patentanwälte“

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Leitsätze

1. An einer das Unternehmenskennzeichenrecht verletzenden Benutzung fehlt es, wenn ein Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen und nicht zur Kennzeichnung eines Unternehmens verwendet wird.

2. Der Inanspruchnahme aus einem Unternehmenskennzeichen kann auch eine prioritätsältere eingetragene Marke entgegenhalten werden, wenn ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen wird. Jedenfalls der Inhaber einer Dienstleistungsmarke ist nicht gehalten, sich wegen der fremden, prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrechte auf eine rein markenmäßige Nutzung seiner Marke zurückzuziehen.

LG Mannheim, Urteil vom 12.05.2009 – 2 O 59/09 –
§§ 5, 15 MarkenG

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OLG Saarbrücken: Glaubhaftmachung der Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts in markenrechtlichen Streitigkeiten

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Die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts in Kennzeichenstreitsachen sind im Kostenfestsetzungsverfahren durch anwaltliche Versicherung grundsätzlich ausreichend glaubhaft gemacht.

OLG Saarbrücken, Beschluß vom 16.02.2009 – 5 W 242/08 – K2
§ 140 Abs. 3 MarkenG

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LG Mannheim: Hinzuziehung des Patentanwalts in Markenangelegenheiten

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Ob bei einer Kennzeichenverletzung sowohl die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren als auch von Patentanwaltsgebühren, die beim Gläubiger für die Abmahnung des Verletzers angefallen sind, verlangt werden kann, hängt davon ab, ob der Gläubiger diese Aufwendungen im Einzelfall für erforderlich halten durfte. § 140 Abs. 3 MarkenG ist nicht analog anwendbar, enthält aber die Wertung, dass in der Regel die Hinzuziehung des Patentanwalts in Markenangelegenheiten für erforderlich gehalten werden kann.

LG Mannheim, Urteil vom 24.03.2009 – 2 O 62/08 –
§ 5 Abs. 1, 2; 15 MarkenG

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LG Berlin: Aeroflot

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LG Berlin, Urteil vom 18.09.2008 – 15 O 698/06 – Aeroflot T-Shirt
§§ 14 Abs. 6, 4 Nr. 1. 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Das Anbieten eines T-Shirts mit einem Schriftzug auf ebay, der nahezu identisch mit der streitgegenständlichen Bildmarke ist, stellt einen markenrechtlich relevanten Verstoß dar.

Derjenige, der im Geschäftsverkehr mit gekennzeichneten Waren tätig ist, trifft eine gesteigerte Überwachungs- und Erkundigungspflicht.

Die vorgerichtliche Tätigkeit in Form der Abmahnung ist nicht in jedem Fall mit der gerichtlichen Vertretung in Markenstreitigkeiten gleich zu setzen. Ein Verstoß kann derart eindeutig sein, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts sich als rechtsmissbräuchlich darstellt.

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