Eine aktuelle Entscheidung zur Frage der begrifflichen Verwechslungsgefahr ist der Beschluss des BPatG vom 30.06.2009 – 24 W (pat) 61/08. Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Markeninhaberin den Widerspruch aus der Marke „Freeze Pudding“ gegen die Markeneintragung der Marke „FREEZING JELLY“ zurückgewiesen.
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hatte zuvor noch anders entschieden und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „FREEZING JELLY“, eingetragen für die Waren „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“ und der Gemeinschaftsmarke „Freeze Pudding“, eingetragen für die Waren und Dienstleistungen „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Haut- und Haarpflegemittel wie Mittel zum Bleichen, Reinigen, Färben und Tönen von Haaren, Dauerwellmittel und Neutralisationsmittel dafür, Haarfestiger, Mittel zum Konditionieren und Spülen von Haaren, Haarsprays, Haarschäume, Haarwasser, Haarkuren, Haarwachse; Dienstleistungen von Friseur- und Schönheitssalons“, angenommen.
Mit Erstbeschluss hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke „FREEZING JELLY“ wegen begrifflicher Verwechslungsgefahr angeordnet. Die Vergleichsmarken könnten sich auf teilweise identischen und im Übrigen ähnlichen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke weise in ihrer Gesamtheit normale Kennzeichnungskraft auf, da „Freeze Pudding“ in der Bedeutung von „Gefrierpudding“ in Bezug auf die Rede stehenden Waren keine branchenübliche beschreibende Angabe darstelle. Bei dieser Ausgangslage seien an den Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, die die jüngere Marke nicht einhalte.
Der 24. Senat sah dies anders und verneinte unter Berücksichtigung der aus dem beschreibenden Charakter der einzelnen Bestandteile resultierenden geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Freeze Pudding“ eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr:
Auch wenn die Verbindung der beiden Bestandteile in der Widerspruchsmarke nicht zu einem geläufigen Gesamtbegriff führen und die Wortkombination grammatikalisch nicht korrekt sein mag, weist sie doch deutlich beschreibende Anklänge hinsichtlich der Wirkungsweise und der Konsistenz der Produkte auf (Produkte, die eine puddingartige Konsistenz haben und entweder für extra starken Halt oder eine kühlende Wirkung sorgen), so dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch in ihrer Gesamtheit nur als unterdurchschnittlich eingestuft werden kann.
Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung verhindern die Bestandteile „JELLY“ auf der einen, und „Pudding“ auf der anderen Seite die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Darüber hinaus besteht in begrifflicher Hinsicht trotz Ähnlichkeiten keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da der Sinngehalt der Wörter nicht deckungsgleich ist.
Zwar weisen die Bestandteile „Freeze“ und „FREEZING“ von ihrem Sinngehalt her in die gleiche Richtung. So wird der Bestandteil „FREEZING“ gleichbedeutend wie „Freeze“ zur Bezeichnung von Haarpflege- bzw. -stylingprodukten verwendet, die für einen extra starken Halt der Frisur sorgen. Auch zwischen den weiteren Bestandteilen der Vergleichmarken „JELLY“ und „Pudding“ kann es zu einer teilweisen Überschneidung insoweit kommen, als dass beide Begriffe geeignet sind, auf eine schwabbelige Konsistenz hinweisen. Allerdings sind die Wörter „JELLY“ und „Pudding“ nicht sinnidentisch. So wird mit „JELLY“ bzw. mit der entsprechenden deutschen Übersetzung „Gelee“ eine in der Regel aus (eingedicktem) Saft hergestellte und daher eher durchscheinende Substanz bezeichnet, während Pudding eine gerade nicht aus Saft, sondern aus anderen Zutaten (Milch, Puddingpulver oder Brot, Fleisch, Fisch, Gemüse) und damit regelmäßig nicht transparente, schwabbelige Masse umschreibt. „JELLY“ und „Pudding“ sind demnach keine Synonyme.
Das BPatG gab der Beschwerde der Markeninhaberin daher statt und wies den Widerspruch unter Kostenteilung zurück.
Anmerkung: Neben dem lehrreichen Exkurs zur Bedeutung von „Freeze“ und „Jelly“ zeigt die Entscheidung, dass der Faktor „Kennzeichnungskraft“ bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr nicht zu unterschätzen ist: Eine bloße Übereinstimmung in beschreibenden Begriffen kann eine Verwechslungsgefahr nicht begründen.