BGH: Castell/ VIN CASTEL – Schutz einer Firmenbezeichnung als Firmenschlagwort Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 112/10

a) Solange die nicht abgekürzte Firmenbezeichnung verwendet wird und geschützt ist, kann der Prüfung, ob sich einer ihrer Bestandteile als Schlagwort eignet, nicht allein eine daneben in Gebrauch genommene abgekürzte Firmenbezeichnung zugrunde gelegt werden.

b) Werden Bestandteile einer Firma sowohl für sich betrachtet als auch in ihrer Verbindung vom Verkehr als beschreibende Sachbezeichnung verstanden, so kann ihnen aus originärer Kennzeichnungskraft kein kennzeichenrechtlicher Schutz als Firmenschlagwort zugebilligt werden.

BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 112/10Castell/VIN CASTEL
MarkenG § 5 Abs. 2, § 26 Abs. 1 und 3

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OLG Frankfurt: Café Merci – Schutz einer bekannten Schokoladenmarke gegenüber Verwendung als Geschäftsbezeichnung für ein Café Beschluss vom 23.05.2012 – 6 W 36/12

Leitsatz
Der Ruf einer bekannten Schokoladenmarke („Merci“) wird durch Verwendung als Geschäftsbezeichnung für ein Café („Café Merci“) nur dann unlauter ausgebeutet (§ 14 II NR. 3 MarkenG), wenn der angesprochene Verkehr dem Leistungsangebot des Cafés eine höhere Beachtung oder Wertschätzung entgegenbringt, weil er zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen eine gedankliche Verbindung herstellt; dafür bestehen im Streitfall keine ausreichenden Anhaltspunkte.

OLG Frankfurt 6. Zivilsenat, Beschluss vom 23.05.2012 – 6 W 36/12Café Merci
§ 14 Abs 2 Nr 3 MarkenG

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BGH: dlg.de – Zur Haftung des auf Löschung des Domainnamens in Anspruch genommenen Admin-C Urteil vom 13.12.2012 – I ZR 150/11

a) Das in Art. XXV Abs. 5 Satz 2 des deutsch-amerikanischen Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrags statuierte Herkunftslandprinzip (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) gilt nur für die Partei- und Prozessfähigkeit der im jeweils anderen Vertragsstaat gegründeten Gesellschaften. Für die Erlangung und Aufrechterhaltung von Handelsnamen und sonstigen gewerblichen Schutzrechten haben die Staatsangehörigen und Gesellschaften des einen Vertragsteils in dem Gebiet des anderen Vertragsteils nach Art. X Abs. 1 dieses Vertrags dagegen nur Anspruch auf Inländerbehandlung.

b) Für die Frage, ob ein vom Namensträger auf Löschung in Anspruch genommener Domaininhaber selbst über ein entsprechendes Namens- oder Kennzeichnungsrecht verfügt und somit gegenüber dem Namensträger als Gleichnamiger zu behandeln ist, können grundsätzlich auch im Ausland bestehende Namens- und Kennzeichnungsrechte herangezogen werden. Bei einem Domainnamen, der mit einer länderspezifischen Top-Level-Domain wie „.de“ gebildet ist, gilt dies aber nur, wenn der Domaininhaber für die Registrierung des (länderspezifischen) Domainnamens ein berechtigtes Interesse vorweisen kann.

c) Die Haftung des auf Löschung des Domainnamens in Anspruch genommenen Admin-C als Störer setzt voraus, dass ihn ausnahmsweise eine eigene Pflicht trifft zu prüfen, ob mit der beabsichtigten Registrierung Rechte Dritter verletzt werden. Voraussetzung ist insofern das Vorliegen besonderer gefahrerhöhender Umstände, die darin bestehen können, dass vor allem bei Registrierung einer Vielzahl von Domainnamen die möglichen Kollisionen mit bestehenden Namensrechten Dritter auch vom Anmelder nicht geprüft werden. Eine abstrakte Gefahr, die mit der Registrierung einer Vielzahl von Domainnamen verbunden sein kann, reicht insofern nicht aus (Fortführung von BGH, Urteil vom 9. November 2011 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 = WRP 2012, 330 – Basler Haar-Kosmetik).

BGH, Urteil vom 13.12.2012 – I ZR 150/11dlg.de
USA: FreundschVtr Art. X Abs. 1, Art. XXV Abs. 1, 5 Satz 2; MarkenG §§ 5, 15; BGB § 12 Satz 1, § 280 Abs. 2, § 286

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BPatG: Casino Royale – Keine Verwechslungsgefahr bei an Schutzunfähigkeit heranreichender Kennzeichnungsschwäche Beschluss vom 31.07.2012 – 27 W (pat) 578/11

Die an Schutzunfähigkeit heranreichende Kennzeichenschwäche der Wortmarke „Casino Royale“ führt dazu, dass trotz klanglicher und begrifflicher Identität des angegriffenen Zeichens mit der Widerspruchsmarke und ungeachtet des hohen Grades an Ähnlichkeit der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen ist. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist auf die sog. Eigenprägung beschränkt, d. h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus). Hat eine Marke aber keinen eine Eigenprägung begründenden Teil, weil sie sich – wie vorliegend die Widerspruchsmarke – als Wortmarke auf die Wiedergabe schutzunfähiger Begriffe beschränkt, kann dies nicht dazu führen, dass aus ihr mehr Rechte abgeleitet werden können als aus einer graphisch gestalteten Marke. Dies würde die an sich unzulässige Monopolisierung schutzunfähiger Angaben nachträglich ermöglichen.

BPatG, Beschluss vom 31.07.2012 – 27 W (pat) 578/11Casino Royale
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

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LG Düsseldorf: Egot als Marke für E-Zigaretten – Keine bösgläubige Markenanmeldung Urteil vom 08.08.2012 – 2a O 121/12

Das LG Düsseldorf hat eine einstweilige Verfügung bestätigt, nach der die Benutzung des Zeichens „eGoT“ für elektrische Zigaretten (E-Zigaretten) und Zubehör die eingetragene Marke „Egot“ verletzt. Die Beklagten hatten sich insbesondere damit verteidigt, dass die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch rechtsmissbräuchlich geltend macht, weil schon seit mehreren Jahren zahlreiche Händler elektrische Zigaretten unter der Bezeichnung „Egot“ verkauft hätten. Das Gericht sah jedoch weder einen Rechtsmißbrauch noch eine wettbewerbswidrige Behinderung.

Anmerkung: Die Entscheidung bestätigt drei wichtige Regeln im Kampf um Marken: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Abmahnung einer größeren Zahl von Wettbewerbern ist nicht ohne weiteres ein Rechtsmißbrauch und allein die Benutzung eines Produktnamens begründet keinen schutzwürdigen Besitzstand.

LG Düsseldorf, Urteil vom 08.08.2012 – 2a O 121/12Egot
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, §§ 935, 940 ZPO

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BPatG: Aus Akten werden Fakten – Kein Markenschutz für Werbespruch Beschluss vom 05.07.2012 – 30 W (pat) 40/11

Ein von Hause aus unterscheidungskräftiger Werbespruch kann nicht als Marke geschützt werden, wenn er im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zu einem branchenüblichen Werbemittel geworden ist.

BPatG, Beschluss vom 05.07.2012 – 30 W (pat) 40/11Aus Akten werden Fakten
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

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BPatG: soulhelp – Vermutung eines generellen Benutzungswillens bei weit gefassten Klassenverzeichnis Beschluss vom 24.04.2012 – 33 W (pat) 122/09

1. Im Eintragungsverfahren sind die Voraussetzungen der ersichtlichen Bösgläubigkeit im Sinne des §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 37 Abs. 3 MarkenG durch das DPMA festzustellen, nicht durch den Anmelder zu widerlegen. Der generelle Benutzungswille des Anmelders wird widerleglich vermutet.

2. Dass eine Marke für ein außerordentlich weites Spektrum von Waren und Dienstleistungen angemeldet ist und der Anmelder keinen eigenen, eine Nutzung ermöglichenden Geschäftsbetrieb hat, reicht für sich genommen nicht aus, die Vermutung seines generellen Benutzungswillen zu widerlegen.

BPatG, Beschluss vom 24.04.2012 – 33 W (pat) 122/09soulhelp
§§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 32 Abs. 2 Nr. 3, 37 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 20 MarkenV

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BGH: Stimmt’s? – Zum Titelschutz an der Kolumnenbezeichnung einer Zeitung Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 102/11

a) Titelschutz kann auch der Bezeichnung einer regelmäßig nur wenige Absätze umfassenden Kolumne zukommen, die zu einem bestimmten Themengebiet in einer Zeitung oder Zeitschrift erscheint.

b) Bei schutzfähigen Titeln für Teile einer Zeitung oder Zeitschrift kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblich auch auf Form und Inhalt der medialen Einbettung der angegriffenen Bezeichnung an, wobei unter anderem die typische Art der Präsentation der Beiträge (z.B. nur Text oder auch Bilder) erheblich ist.

BGH, Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 102/11Stimmt’s?
MarkenG § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2

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LG Köln: „Scheiss RTL“ T-Shirt verletzt die bekannte Marke „RTL“ Urteil vom 25.09.2012 – 33 O 719/11

Die Gestaltung eines T-Shirts mit dem Aufdruck „scheiß RTL“ ist geeignet, die Wertschätzung der Marke „RTL“ zu beeinträchtigen.

Bei einer Abwägung zwischen dem Grundrecht der Meinungs- und Kunstfreiheit und den von grundrechtsbeschränkenden Gesetzen geschützten Rechtsgütern des Markenschutzes sowie vor allem des allgemeinen Persönlichkeitsrechts stellt der Schriftzug „scheiß RTL“ eine pauschale und ehrverletzende Herabwürdigung dar, die nicht mehr von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt ist.

Landgericht Köln, Urteil vom 25.09.2012 – 33 O 719/11Scheiss RTL
§§ 14 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 MarkenG

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BGH: Pelikan – Zur Verwechslungsgefahr zwischen den Waren „Lehrmitteln“ und der Dienstleistung „Unterricht“ Urteil vom 19.04.2012 – I ZR 86/10

a) Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, ist ein gerichtlicher Hinweis auf die Notwendigkeit der Angabe der Reihenfolge der geltend gemachten Kennzeichenrechte nicht deshalb entbehrlich, weil das Gericht die Ansprüche für unbegründet hält.

b) Der Geschäftsführer einer GmbH haftet regelmäßig für eine Markenverletzung auch persönlich, die in der Verwendung der Firma der juristischen Person liegt.

BGH, Urteil vom 19.042012 – I ZR 86/10Pelikan
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2; ZPO § 139 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3, § 253 Abs. 2 Nr. 2

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