Archiv des Autors: RA Dennis Breuer

BPatG: FRUIT SHOT – rechtserhaltende Benutzung des Markenwortes durch „Fruitshot®“ Beschluss vom 19.01.2011 – 26 W (pat) 11/10

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Die angegriffene Marke „FRUIT SHOT“ ist wegen Verwechselungsgefahr mit der wortgleichen Widerspruchsmarke „FRUIT SHOT“ zu löschen.

Die allein beanstandete Verwendung des Wortes „Fruitshot®“ anstelle von „FRUIT SHOT“ stellt eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „FRUIT SHOT“ im Sinne des § 26 Abs. 1, 3 MarkenG dar. Dem steht nicht entgegen, dass sich das schwach kennzeichnungskräftige Markenwort zur Beschreibung des in räumlicher Nähe zu „Fruitshot®“ ebenfalls auf dem Etikett erwähnten Fruchtsaft – Mineralwassergemisches eignet und in einer im Vergleich zur Registereintragung leicht veränderten Schreibweise verwendet wird.

BPatG, Beschluss vom 19.01.2011 – 26 W (pat) 11/10 – FRUIT SHOT
§§ 66 Abs. 1 S. 1, 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

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BPatG: Wiener Griessler – Widerspruch gegen eine Löschung Beschluss vom 17.02.2011 – 25 W (pat) 216/09

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1. Stellt die Inhaberin der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG lediglich einen Antrag auf Verlängerung der Frist zur Stellungnahme auf die Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, kann dies regelmäßig nicht als Widerspruch i. S. d. § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgelegt werden.

2. Der innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG erhobene Widerspruch ist notwendige Voraussetzung für die Durchführung eines Löschungsverfahrens nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG mit materiellrechtlicher Prüfung der im Löschungsantrag geltend gemachten Löschungsgründe. Das Vorliegen dieser Verfahrensvoraussetzung ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. Ihr Fehlen stellt ein Verfahrenshindernis dar mit der zwingenden Rechtsfolge, dass die angegriffene Marke im angegriffenen Umfang zu löschen ist, § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

3. Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stellt eine gesetzliche Ausschlussfrist dar, die nicht verlängerbar ist. Sie steht weder zur Disposition des Patentamts noch kann der Löschungsantragsteller auf deren Einhaltung mit Rechtswirkung ausdrücklich oder etwa durch rügelose Einlassung verzichten.

BPatG, Beschluss vom 17.02.2011 – 25 W (pat) 216/09 – Wiener Griessler
MarkenG § 54

BPatG: Bildmarke IX – Zierstreifen bei Schuhwaren als betrieblicher Herkunftshinweis Beschluss vom 01.02.2011 – 27 W (pat) 279/09

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Dass der Verbraucher bei Schuhwaren daran gewöhnt ist, Bildelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, spricht dafür, auf diesem Gebiet die Unterscheidungskraft auch dann zu bejahen, wenn es sich um eine einfache graphische Form (hier: Buchstabenkombination IX) handelt.

BPatG, Beschluss vom 01.02.2011 – 27 W (pat) 279/09 – Bildmarke IX
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Sachverhalt

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für
„Schuhwaren“ als Bildmarke beanspruchten Darstellung

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt,
einer Bildmarke fehle die Unterscheidungskraft, wenn sie lediglich typische Merkmale der konkreten Ware wiedergebe und keine über die übliche Gestaltung hinausreichenden Elemente aufweise.

Entscheidung

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, weil entgegen der Auffassung der Markenstelle der angemeldeten zweidimensionalen Darstellung das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden kann.

Der Senat führt aus, dass Ausstattungen, wie Musterungen, Ornamente, Umrahmungen, Etiketten usw., nicht unterscheidungskräftig sind, wenn sich ihre Bildwirkung darauf beschränkt, lediglich als ornamentales oder dekoratives Hervorhebungsmittel zu dienen. Dabei ist auf die Besonderheiten der jeweiligen Branche und der darauf beruhenden speziellen Verkehrsauffassung abzustellen, welche unter besonderen Voraussetzungen möglicherweise auch einer einfachen Form einen ausreichenden Herkunftshinweis entnehmen kann.

Entsprechende Grundsätze sind bei der Beurteilung von Zierstreifen und Steppnähten (insbesondere auf Schuhen und Bekleidungsstücken) heranzuziehen, wobei die insoweit maßgebliche Frage, ob die jeweilige Gestaltung nur als schmückendes Detail oder als betrieblicher Herkunftshinweis aufzufassen ist, im Einzelfall durchaus unterschiedlich beantwortet werden kann.

Bei der hier zu beurteilenden Bildmarke handelt es sich aber nicht lediglich um eine einfache graphische Gestaltung. Das graphische Element verfügt über einen begrifflichen Inhalt, nämlich die Buchstabenkombination „lX“ bzw. die römische Zahl neun. Damit ist die angemeldete Marke nicht lediglich ein schmückendes Detail, sondern vermittelt einen darüber hinausgehenden Gesamteindruck, der für einen betrieblichen Herkunftshinweis ausreicht.

Daher war der Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin hin aufzuheben.

Anmerkung: Dass bereits ein einzelner Buchstabe einer Marke Unterscheidungskraft verleihen kann, hat auch der Europäische Gerichtshof in einer Entscheidung vom 9. September 2010 in dem Verfahren C-265/09 P festgestellt, in der er im Ergebnis die Unterscheidungskraft des als Bildmarke angemeldeten griechischen Buchstabens „Alpha“ bejaht hat.

Diese Beurteilung entspricht der Entscheidung des Senats in dem vorliegenden (siehe hierzu auch die Parallelentscheidungen BPatG, 27 W (pat) 280/09, 27 W (pat) 281/09, 27 W (pat) 282/09, 27 W (pat) 283/09) und vergleichbaren Verfahren (BPatG, 27 W (pat) 112/05 – Ziffer 7 -).

BPatG: gewerbezentrale – Kein Markenschutz bei beschreibendem Begriffsinhalt einer Wortkombination Beschluss vom 09.02.2011 – 29 W (pat) 54/10

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Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 09.02.2011 die Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „gewerbezentrale“ als Marke in den Klassen 9, 35, 38 und 42 wegen des absoluten Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen

BPatG, Beschluss vom 09.02.2011 – 29 W (pat) 54/10 – gewerbezentrale
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Zur Begründung hatte die Markenstelle ausgeführt, dass das Gesamtwort „gewerbezentrale“ nur auf den Inhalt und nicht auf den Erzeuger der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen hinweise. So könnten Hard- und Software bzw. diesbezügliche Wartungsdienstleistungen speziell von einer zentralen Einrichtung erstellt, herausgegeben und entwickelt werden und sich dabei inhaltlich mit dem Gewerbe auseinandersetzen.

Dagegen hatte die Anmelderin argumentiert, der Begriff gewerbezentrale enthalte weder einen
Oberbegriff für Waren oder Dienstleistungen, noch sei nachvollziehbar, für welchen Bereich Waren oder Dienstleistungen angeboten würden.

Der Senat lehnt einen Markenschutz ab, da das Zeichen „gewerbezentrale“ nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat: Die Wortkombination „gewerbezentrale“ lässt sich lexikalisch nicht nachweisen (WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, Anlage 1, Bl. 46 – 48 GA). Dennoch kann dem aus zwei – im deutschen Sprachgebrauch geläufigen – Begriffen zusammengesetzten Wort ein verständlicher Sinngehalt entnommen werden. Unter einer „gewerbezentrale“ ist in diesem Zusammenhang daher zwanglos eine „zentrale Stelle des Gewerbes und für das Gewerbe“ zu verstehen.

Das Bundespatentgericht weist anhand verschiedener Internetrecherchen nach, dass aufgrund des engen beschreibenden Bezugs das Gesamtzeichen gewerbezentrale für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.

Aufgrund fehlender Schutzfähigkeit wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

Anmerkung: Ein Fall aus der Kategorie „Hätten Sie Beschwerde eingelegt?“.

BPatG: Autopack als Marke für Süßwaren schutzfähig Beschluss vom 10.02.2011 – 25 W (pat) 47/10

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Mit Beschluss vom 10.02.2011 hat das Bundespatentgericht entschieden, dass der Bezeichnung Autopack die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegenstehen, so dass die Markenstelle die Eintragung als Marke zu Unrecht zurückgewiesen hat (§§ 37, 41 MarkenG).

BPatG, Beschluss vom 10.02.2011 – 25 W (pat) 47/10 – Autopack
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

Sachverhalt

Die Bezeichnung Autopack ist für die folgenden Waren der Klasse 30: „Süßwaren, Zuckerwaren, Schaumzuckerwaren, Marshmallows, süßer Speck, Zuckerwarengelees, Karamellen, Bonbons, Kaubonbons, Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke, Fruchtgummi, Weingummi, Konfekt, Lakritz, Lakritzerzeugnisse, Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen“ angemeldet worden.

Das Markenamt hat die Anmeldung zurückgewiesen und dies damit begründet, dass das Zeichen aus den den beschreibenden Wörtern „Auto“ und „Pack“. Der Bestandteil „Auto“ stelle eine unmissverständliche, produktbezogene Sachangabe dar. Das Wort „Pack“ stamme aus der deutschen und aus der englischen Sprache und bedeute „Packen, Paket, Packung“. Die Bezeichnung „Autopack“ gehe in ihrer Gesamtheit nicht über die Summe ihrer beschreibenden Bestandteile hinaus und weise darauf hin, dass die angemeldeten Waren in einer Weise verpackt seien, dass sie besonders gut im Auto mitgenommen und verzehrt werden könnten.

Die Anmelderin vertrat dagegen die Auffassung, dass die Bezeichnung „Autopack“ schutzfähig ist. Der Begriff „Autopack“ sei lexikalisch nicht nachweisbar. Es bleibe unklar, was das Charakteristische an einer „Autopackung“ sein soll. Vielmehr werde der Verkehr in der Bezeichnung „Autopack“ eine Kennzeichnung der Beschwerdeführerin sehen. Dies ergebe sich auch daraus, dass die Beschwerdeführerin über die Wort-/Bildmarke Nr. 2 041 278 „AUTO PACK“ verfüge, die bereits 1991 eingetragen worden sei.

Entscheidung

Der entscheidende Senat sah weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 noch Nr. 2 MarkenG gegeben. Trotz gewisser Anklänge an die Begriffe „Automobil“ und „Verpackung“ sei die vorliegende Begriffskombination jedoch mehrdeutig, da der Bestandteil „Auto“ ebenso auf den Begriff „automatisch“ hindeuten könne. Die Bedeutung als Eigenschaft der beanspruchten Waren, nämlich in für Automobile geeigneter Verpackung, dränge sich keineswegs auf. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass es bislang bei den beanspruchten Waren nicht üblich ist, auf eine für den Verzehr dieser Waren in Kraftfahrzeugen geeignete oder insoweit besonders praktische Verpackung hinzuweisen.

Die Beschwerde hat nach alledem Erfolg, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben waren.

Anmerkung:

Wären Sie darauf gekommen? Die Bezeichnung „Autopack“ als Hinweis darauf, dass die angemeldeten Waren in einer Weise verpackt seien, dass sie besonders gut im Auto mitgenommen und verzehrt werden könnten?

Ist ein Begriff mehrdeutig und ergibt sich hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren eine – als solche wenig naheliegende – beschreibende Bedeutung oder ein beschreibender Bezug zu diesen Waren erst im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise, so ist in Bezug auf diesen Begriff das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu bejahen.

Und es zeigt sich, dass man als Markenanmelder gelegentlich etwas Geduld und Ausdauer haben muss, um die Eintragung einer Marke zu erreichen.

OLG Köln: Bläck Fööss – Unbefugter Namensgebrauch durch Werbeanzeige „Karneval ohne Kostüm ist wie Bläck ohne Fööss“ Urteil vom 28.05.2010 – 6 U 9/10

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Indem der Werbetext „Karneval ohne Kostüm ist wie Bläck ohne Fööss“ den – so gut wie allen potentiellen Käufern von Karnevalskostümen im Verbreitungsgebiet der Zeitung bekannten – Namen der „Bläck Fööss“ witzig abwandelt, verwendet er ihn, um für das kommerzielle Angebot der Beklagten Aufmerksamkeit zu erzeugen und zugleich das positive Image der Gruppe zur Absatzförderung zu nutzen. Damit greift die Werbung in die dem Namensträger vorbehaltene Entscheidung ein, ob und unter welchen Voraussetzungen er seinen Namen für solche Zwecke zur Verfügung stellen will. Dies gilt unabhängig davon, dass der Text die Gruppe nicht zusätzlich irreführend als Nutzer der Produkte und Werbeträger (Testimonial) der Beklagten darstellt, sondern es bei dem Wortspiel mit ihrem Namen belässt.

OLG Köln, Urteil vom 28.05.2010 – 6 U 9/10 – Band Bläck Fööss
BGB §§ 12, 812 Abs. S. 1, 823 Abs. 1

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BPatG: TEFLON – Erfolgreicher Widerspruch gegen die Marke TEFLEXAN Beschluss vom 08.02.2011 – 33 W (pat) 45/09

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Das Bundespatentgericht hat auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke TEFLON gegen die Eintragung der Wortmarke TEFLEXAN für Waren der Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, die Löschung der Eintragung angeordnet, da zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

BPatG, Beschluss vom 08.02.2011 – 33 W (pat) 45/09 – TEFLON
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Sachverhalt

Im Beschwerdeverfahren hatte die Inhaberin der Marke TEFLON unter Vorlage von „Cross Sales“-Übersichten vorgetragen, dass zunächst die gesteigerte Kennzeichnungskraft der bekannten, sogar berühmten Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sei. Nach einer aktuellen Markenuntersuchung sei „Teflon“ mit 78 % Bekanntheit (sowie „Teflon Platinum Plus“ mit 36 % Bekanntheit) die bekannteste Marke im Bereich der „Non-Stick & Ceramic Brands“.

Die Markeninhaberin hatte dagegen vorgetragen, die Bekanntheit gelte nicht dem Produkt der chemischen Beschichtung, sondern dem Endprodukt (etwa der „TEFLON-Pfanne“), wobei das Wort „TEFLON“ vom Verbraucher nicht als Marke, sondern als Gattungsbegriff für einen bestimmten Beschichtungsstoff verstanden werde. Zudem seien die beiderseitigen Marken unähnlich. Die angegriffene Marke „TEFLEXAN“ sei im Gegensatz zur Widerspruchsmarke „TEFLON“ dreisilbig, dominiert von den hellen Vokalen „E“ und „A“, wobei sich ein völlig anderer Sprechrhythmus mit Betonungsschwerpunkt auf der Silbe „FLEX“ ergebe.

Entscheidung

Der Senat folgte der Argumentation der Markeninhaberin von TEFLON. Zur Frage der Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung führte er aus, dass dies in der Regel die Erhebung einer Löschungsklage erforderlich macht und nur ausnahmsweise im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden kann: Die Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, auf die der o. g. Vortrag sinngemäß abzielt, stellt einen Verfallsgrund nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar, der grundsätzlich nur im Wege der Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden kann (§ 55 Abs. 1 MarkenG). Allerdings hat der Senat in seiner Entscheidung GRUR 2006, 338 – DAX-Trail/DAX festgestellt, dass der Verfall einer Marke wegen Umwandlung zur Gattungsbezeichnung unter Umständen auch im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren als ein die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (negativ) beeinflussender Faktor berücksichtigt werden kann (a. a. O., Leitsatz 1), da der Verfall die wohl stärkste nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke zur Folge hat. Jedoch müssen die hierfür maßgeblichen Umstände im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren liquide sein.

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Da häufig besonders wertvolle und bekannte Marken der Gefahr einer Umwandlung zur Gattungsangabe unterliegen (z. B. Tempo, Walkman, Saccharin, Kaffee Hag), sind an die Feststellung einer Umwandlung strenge Anforderungen zu stellen. Nur, wenn lediglich noch ein völlig unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise eine Herkunftsvorstellung mit dem Zeichen verbindet und wenn der Prozess der Umwandlung auf einem Verhalten oder der Untätigkeit des Markeninhabers beruht, kann der Verfallsgrund erfüllt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 49, Rdn. 30, 31). Solche Umstände sind von der Markeninhaberin nicht vorgetragen worden, im Übrigen wären sie von der Widersprechenden unter Vorlage von Markenuntersuchungen zum Markenbewusstsein und Beispielen für Markenverwendungen von Lizenznehmern substantiiert bestritten bzw. widerlegt worden. Sie sind somit nicht liquide. Dann aber muss die unbestritten hohe Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die offenbar so groß ist, dass die Marke von Teilen der Verbraucher stellvertretend für eine ganze Warengattung verwendet wird, (umgekehrt) der Kennzeichnungskraft der Marke zugute kommen.

Bei identischen gegenüberstehenden Waren hält die angegriffene Marke den damit zu fordernden sehr deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr ein.

Angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalls war daher eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festzustellen, so dass die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

BPatG: “FLINKSTER” nicht als Wortmarke für Transportdienstleistungen schutzfähig Beschluss vom 01.12.2010 – 26 W (pat) 501/09

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Nach Auffassung des Bundespatentgerichts ist der Begriff „FLINKSTER“, angemeldet von der Deutschen Bahn AG, nicht als Marke für Transport- und Logistikdienstleistungen schutzfähig. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser; Transportwesen; Beförderung von Personen und Gütern mit Schienen, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Schiffen Gepäckträgerdienste, Erteilung von Fahrplan- und Verkehrsauskünften, Sendungsverfolgung im Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Gütern” stellt „Flinkster” ein glatt beschreibendes Adjektiv bzw. Adverb dar.

BPatG, Beschluss vom 01.12.2010 – 26 W (pat) 501/09 – FLINKSTER
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

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BPatG: „XXXL“ nicht als Marke schutzfähig Beschluss vom 12.01.2011 – 26 W (pat) 22/10

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Einer Eintragung der angemeldeten Marke „XXXL“ steht das Schutzhindernis der § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Der angemeldeten Buchstabenkombination fehlt jegliche Unterscheidungskraft, weil „XXXL“ die Beschaffenheit der angemeldeten Waren und der Dienstleistung jeweils objektiv und für die angesprochenen Endverbraucher und Zwischenhändler erkennbar beschreibt. Über eine Größenangabe hinaus hat sich „XXL“ ebenso wie „super“, „mega“ oder „riesig“ in der Werbung, aber auch in Sprachwendungen zusätzlich als Hinweis auf eine – wie auch immer geartete – Sonderstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung entwickelt (vgl. zuletzt BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 244/09 – Die XXXL-Erlebniswelt, m. w. N.; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 7/05 – Schuhe XXL). Begegnen potentielle Kunden von Werbedienstleistungen der Zeichenfolge „XXXL“, werden sie diese daher nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen.

BPatG, Beschluss vom 12.01.2011 – 26 W (pat) 22/10 – XXXL
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

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BPatG: Prinzessin von Hohenzollern Beschluss vom 13.01.2011 – 25 W (pat) 21/10

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Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke „Prinzessin von Hohenzollern“ aus der IR-Marke „Prinz von Hohenzollern“ war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 MarkenG i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen, da die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum für keine der Waren, auf die sie den Widerspruch gestützt hat, glaubhaft gemacht hat.

BPatG, Beschluss vom 13.01.2011 – 25 W (pat) 21/10 – Prinzessin von Hohenzollern
§ 43 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 MarkenG i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG

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