a) Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.
b) Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.
BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/05 – Pralinenform II
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2
Leitsatz:
Bei der Ware „Schusswaffen“ kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die Warenform ausschließlich waren- bzw. technisch bedingt ist und damit die naturgetreue Abbildung einer Schusswaffe dem Schutz als Formmarke nicht zugänglich ist.
BPatG, Beschluss vom 28.04.2010 – 28 W (pat) 502/09 – „Schusswaffe“
§§ 3 Abs. 2 Nr. 1 + 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
a) Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar.
b) Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ge-mäß § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung.
c) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann.
BGH, Beschluss vom 16.07.2009 – I ZB 53/07 – Legostein
MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 50 Abs. 1 und 2, §§ 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322
Das Bundespatentgericht (BPatG) hat in zwei Beschlüssen die Zurückweisung der Markenanmeldungen „Tortellini“ (BPatG, Beschluss vom 13.10.2009 – 25 W (pat) 22/09) und „Ravioli“ (BPatG, Beschluss vom 13.10.2009 – 25 W (pat) 23/09) für „Fruchtgummi, Weingummi, Schaumgummi, Zuckerwaren, Lakritz (nicht für medizinische Zwecke)“ wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bestätigt.
Das BPatG führte in der Entscheidung „Tortellini“ aus:
Das Zeichen „Tortellini“ bezeichnet die Form der Waren, für die die angemeldete Marke registriert werden soll. „Tortellini“ bezeichnet eine Grundform von Teigwaren, und zwar ringförmige Teigwaren, gefüllt mit einer Mischung aus Gemüse, Fleisch oder (Parmesan-)Käse. In diesem Sinne ist diese Bezeichnung auch in Deutschland dem Verkehr allgemein bekannt. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die Bezeichnung „Tortellini“ in erster Linie als Hinweis auf die Form der angebotenen Süßwaren verstehen, die sich in die üblichen Gestaltungsformen für Süßwaren einreiht. Ob die Beschwerdeführerin gegenwärtig als einzige diese Form für die von ihr vertriebenen Süßwaren gewählt hat, ändert nichts daran, dass der Verkehr in der Bezeichnung „Tortellini“ lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die Form dieser Waren sehen wird.
BPatG, Beschluss vom 13.10.2009 – 25 W (pat) 22/09 – Tortellini
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
BGH, Beschluss vom 25.10.2007 – I ZB 22/04 – Milchschnitte (Bundespatentgericht)
MarkenG § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3
a) Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen.
b) Das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf technische Geräte beschränkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist.
c) Ist die Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Verkehrsdurchsetzung für einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigkuchen) ergeben.
BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/04 – Pralinenform (OLG Köln)
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2
Leitsätze:
a) Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier: Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahrnehmen. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium des Verbrauchs wahrnehmen können.
b) Der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet. Dies wird allerdings umso weniger der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Marke abweicht.
c) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter auch den Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regelmäßig von einer – mindestens – durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.
d) Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden.
e) Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensionalen Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann.
BPatG, Beschluss vom 09.05.2007 – 32 W (pat) 156/04 – ROCHER-Kugel
MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1-3; § 8 Abs. 3; § 50 Abs. 1 und 2; § 54
1. Die Form einer Ware ist nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen, wenn ihre Gestaltung zwar auf einer technischen Lehre beruht, die mit der Form angestrebte Wirkung aber nichttechnischer, z.B. haptischer Natur ist.
2. Soll eine Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung in das Register eingetragen werden, so bedarf es keiner besonderen Feststellung einer Benutzung der fraglichen Marke als Marke, wenn durch eine demoskopische Erhebung belegt ist, dass der Verkehr das Zeichen in ausreichendem Maße mit einem bestimmten Unternehmen verbindet.
3. Geben bei einer demoskopischen Erhebung auffällig viele Befragte an, dass sie nicht zum angesprochenen Verkehrskreis zählen (hier: 52,4% bei Pralinen), so ist eine Kontrollfrage erforderlich, um den maßgeblichen Verkehrskreis zutreffend abzugrenzen.
4. Fehler bei der Durchführung einer demoskopischen Befragung gehen (auch) im Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse zu Lasten des Markeninhabers. Dieser hat daher nachzuweisen, dass die Marke gleichwohl zu Recht in das Register eingetragen (worden) ist.
5. Eine Warenform, die sich nur geringfügig von einer der Grundformen der Ware abhebt, kann nur bei (nahezu) einhelliger Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden bzw. im Register verbleiben. Bei einem Zuordnungsgrad von 62% bzw. 67% ist eine solche (nahezu) einhellige Verkehrsdurchsetzung noch nicht erreicht.