LG Hamburg: „fliesen24“ Kein Unterlassungsanspruch bei beschreibender Marke Urteil vom 25.10.2011 – 312 O 118/11

1. Die Zeichen „fliesen24“ und „fliesen24.com“ sind für einen Online-Fliesenhandel rein beschreibend und daher keine gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG geschützten Unternehmenskennzeichen.

2. Ist eine Marke wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses für bestimmte Waren- und Dienstleistungsgruppen nicht eintragungsfähig, kann der Markeninhaber einem Dritten die Benutzung eines ähnlichen Zeichens für genau diese Waren- und Dienstleistungsgruppen nicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagen, da andernfalls das Freihaltebedürfnis umgangen würde.

3. Einem solchen Unterlassungsanspruch steht auch § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

LG Hamburg, Urteil vom 25.10.2011 – Az. 312 O 118/11fliesen24
§ 23 Nr. 2 MarkenG, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Urteil

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand

Der Kläger wendet sich unter Berufung auf eigene Schutzrechte (Unternehmenskennzeichen, Markenrechte und Werktitel) gegen die Verwendung des Zeichens „Fliesen24.de“ durch die Beklagten und macht Folgeansprüche geltend.

Der Kläger betreibt seit dem Jahr 2004 unter der Internetadresse www.fliesen24.com ein Versandhandelsgeschäft mit Baumaterialien und Zubehör, insbesondere Fliesen. Besucher der Homepage können unter den Rubriken „Fliesenlexikon“ und „Fliesen A-Z“ auch allgemeine Informationen zum Thema Fliesen abrufen, ferner bestand bis zum Jahr 2007 die Möglichkeit einer 3D-Badplanung. Darüber hinaus bietet der Kläger auch einige Produkte (Fliesen, Dichtungen, Werkzeug, Reiniger) unter der Eigenmarke „FLIESEN24“ an (siehe Anlagen K 1, K 4, K 5 und K 6).

Der Kläger ist Inhaber der DE-Wortmarke Nummer 30641215 „fliesen24“ mit Priorität vom 28.06.2006, eingetragen seit dem 09.02.2007 (Anlage K 8). Diese Marke ist für die meisten Waren der Nizza-Klassen 3 (Reinigungsmittel), 11 (sanitäre Anlagen) und 19 (Baumaterialien) eingetragen. Allerdings erfolgte in der Klasse 19 u.a. keine Eintragung für die Waren Kacheln und Platten [Fliesen].

Der Kläger ist ferner Inhaber folgender DE-Wort-/ Bildmarke Nummer 302009061359 mit Priorität vom 23.11.2009, eingetragen seit dem 08.03.2010 (Anlage K 9):

Wort-Bildmarke fliesen24

Diese Marke ist für einige Waren der Nizza-Klasse 19, u.a. Platten [Fliesen] eingetragen, sowie für einige Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, u.a. Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich online- und Katalog-Versandhandelsdienstleistungen betreffend u.a. Fliesen und Bauzubehör sowie für einige Dienstleistungen der Nizza Klasse 38.

Schließlich ist der Kläger Inhaber der am 27.01.2011 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) unter der Nr. 9161522 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke „fliesen24“ mit Priorität vom 09.06.2010 (Anlage K 10). Eingetragen ist diese Marke für Dienstleistungen der Nizza-Klasse 35, u.a. für Werbung, Bestellannahme- und Lieferauftragsservice im Internet, Veranstaltung und Organisation von Ausstellungen und Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken, Verbraucherberatung, Waren- und Dienstleistungspräsentation. Der Kläger hatte die Marke ursprünglich auch für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet: Baumaterialien und keramische Platten sowie Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich online- und Katalog-Versanddienstleistungen betreffend Bauartikel, Bauzubehör, keramische Platten. Nachdem das HABM mit Schreiben vom 30.07.2010 (Anlage B 3) die Auffassung vertreten hatte, dass der Eintragung der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen Art. 7 Abs. 1 b) GMV (mangelnde Unterscheidungskraft) und Art. 7 Abs. 1 c) GMV (Freihaltebedürfnis) entgegenstünde, hatte der Kläger seine Markenanmeldung auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschränkt.

Im Jahr 2007 wurde der Kläger darauf aufmerksam, dass die Beklagte zu 1) unter der Homepage www.fliesen24.de Fliesen zum Bestellen anbot (vgl. Anlage K 11). Der Beklagte zu 2) ist Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und Inhaber der Internetdomain www.fliesen24.de. Der Kläger forderte die Beklagte zu 1) zum Unterlassen der Domainnutzung auf, verfolgte die Angelegenheit dann jedoch nicht weiter.

Im Jahr 2010 stellte der Kläger fest, dass die Beklagte zu 1) unter der Domain www.fliesen24.de neben dem Verkauf von Fliesen nunmehr auch weitergehende Informationen zum Thema Fliesen zur Verfügung stellte (Fachlexikon, Technische Merkblätter, Fliesenausstellung, FAQ, siehe Anlagen K 13 und K 14). Mit Schreiben vom 12.10.2010 ließ der Kläger die Beklagten abmahnen (Anlagen K 16a und K 16b). Die Beklagten widersprachen der Abmahnung und beantragten am 17.12.2010 die Teillöschung der beim DPMA eingetragenen Wortmarke „fliesen24“ wegen absoluter Schutzhindernisse für einzelne Waren der Nizza-Klassen 3, 11 und 19 (Anlage K 18).

Der Kläger behauptet, die Beklagten hätten im Jahr 2010 ihren Geschäftsbetrieb neuausgerichtet und ihre geschäftliche Tätigkeit erheblich ausgeweitet. Der Online-Versandhandel sei als eigenständiges Geschäft ausgeweitet worden.

Der Kläger meint, ihm stehe gegen die Beklagten ein Unterlassungsanspruch zu. Diesen stützt er in erster Linie auf §§ 15 Abs. 4, Abs. 5 MarkenG: Er sei Inhaber der geschäftlichen Bezeichnungen FLIESEN24 und Fliesen24.com. Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen dieser geschäftlichen Bezeichnung und dem von den Beklagten benutzten Zeichen Fliesen24.de, da diese Zeichen hochgradig ähnlich und die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen identisch seien. Er ist der Auffassung, dass das von ihm verwendete Zeichen nicht rein beschreibend und damit unterscheidungskräftig sei. Es werde namensmäßig für das Unternehmen verwendet und sei damit eine geschäftliche Bezeichnung i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG. Die zum Markenschutz ergangenen Entscheidungen für generische Zeichen mit dem Zusatz „24“ seien auf eine geschäftliche Bezeichnung nicht übertragbar.

Hilfsweise macht der Kläger Ansprüche aus der Verletzung von Marken- und Titelschutzrechten geltend. Er ist der Auffassung, dass sich ein Unterlassungsanspruch auch aus §§ 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ergebe. Die Beklagten würden die Rechte des Klägers aus seinen eingetragenen Marken verletzen. Es bestehe Verwechselungsgefahr: Die geschützten Marken seien dem von den Beklagten verwendeten Zeichen hochgradig ähnlich. Die von den Beklagten unter dem Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen seien identisch oder ähnlich mit den für den Kläger geschützten Waren und Dienstleistungen. Hinsichtlich der Ansprüche aus Markenrechtsverletzung geht der Kläger in erster Linie aus der deutschen Wortmarke, in zweiter Linie aus der deutschen Wort-/Bildmarke und in dritter Linie aus der Gemeinschaftsmarke vor.

Schließlich ist der Kläger der Auffassung, dass das unter der Domain fliesen24.com veröffentlichte Fliesenlexikon ein Werk i.S.v. § 5 Abs. 3 MarkenG sei, so dass ihm auch ein Unterlassungsanspruch aus dem Werktitel gem. § 15 Abs. 4 MarkenG zustehe, da die Beklagten auf der Domain fliesen24.de ebenfalls ein Fliesenlexikon zur Verfügung stellen würden.

Die Löschungsklage sei nicht vorgreiflich, da selbst im Falle einer Löschung keine Präjudiz für die Schutzfähigkeit der geschäftlichen Bezeichnung bestehe.

Der Kläger beantragt,

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland das nachfolgend wiedergegeben Zeichen

Fliesen24.de

zu verwenden und / oder verwenden zu lassen für Bestellannahme- und Lieferauftragsdienste im Internet und / oder Warenpräsentationen und / oder Verbraucherberatung und / oder online-Versandhandelsdienstleistungen betreffend Bauartikel, Fliesen, Bauzubehör und / oder Werbung betreffend Fliesenausstellungen, wenn dies geschieht

a.) durch die Adressierung eines Internetangebotes für vorgenannte Dienstleistungen mit der Internetadresse „fliesen24.de“

und / oder

b.) wie nachfolgend wiedergegeben:

und / oder

2. dass das Verbot gemäß Ziffer 1. auch die Verwendung des Zeichens „Fliesen24.de“ für das Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet insbesondere für Bauartikel, Fliesen, Bauzubehör, Heimwerkerartikel, Hobby- und Bastelbedarf gilt, wie dies durch die Herausgabe des Fliesenlexikons, des Verbrauchsrechners, Merkblätter, häufig gestellte Fragen (FAQ), Produktinformationen und Hinweise auf Ausstellungen zu Fliesen durch die Beklagten geschehen ist;

3. dem Kläger Auskunft zu erteilen und unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnis vollständig und wahrheitsgemäß darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe des erzielten Umsatzes und des erzielten Gewinns, wobei der erzielte Gewinn nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist und die Beklagten die Richtigkeit ihrer Angaben durch Übermittlung entsprechender Belege nachzuweisen haben;

4. an den Kläger jeweils € 1.379,50 nebst Zinsen i.H.v. 5 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 04.11.2010 zu zahlen als Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten;

II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der dem Kläger durch die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen bereits entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

Klagabweisung.

Die Beklagten behaupten, dass sie mindestens seit dem 13.06.2006 unter der Bezeichnung www.fliesen24.de mit einem vergleichbaren Internetangebot tätig gewesen seien. Dies hätte dem Kläger seit diesem Zeitpunkt bekannt sein müssen.

Die Beklagten meinen, dass die Bezeichnung „Fliesen24“ weder als Marke noch als geschäftliche Bezeichnung schutzfähig sei, weil sie rein beschreibend sei. Sofern das Zeichen „Fliesen24“ für bestimmte Waren und Dienstleistungen schutzfähig sei, werde es für diese nicht rechtsverletzend benutzt.

Hinsichtlich der deutschen Wortmarke „Fliesen24“ machen die Beklagten ferner geltend, dass der Kläger die Marke in den letzten fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt habe, §§ 25, 26 MarkenG.

Schließlich berufen sich die Beklagten darauf, dass Ansprüche des Klägers im Übrigen nach § 21 MarkenG verwirkt seien. Dem Kläger sei – dies ist unstreitig – seit dem Jahr 2004 bekannt, dass eine Domain www.fliesen24.de registriert sei. Ihn habe daher eine Marktbeobachtungspflicht getroffen. Die Beklagten hätten die Bezeichnung fliesen24.de redlich benutzt, weil sie davon ausgegangen seien, dass den vom Kläger geltend gemachten Schutzrechten absolute Schutzhindernisse entgegenstünden. Da der Kläger nach der erfolglosen Abmahnung im Jahr 2007 nicht weiter gegen die Beklagten vorgegangen sei, habe er ihr Verhalten geduldet. Die Beklagten hätten seit der Einrichtung ihrer Internet-Domain erhebliche zeitliche, finanzielle und personelle Aufwendungen getroffen, um ihren eingerichteten Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und auszubauen. Die Beklagten hätten somit einen wertvollen Besitzstand aufgebaut.

Schließlich berufen sich die Beklagten auf Verjährung.

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.09.2011 hat der Kläger nach der mündlichen Verhandlung vom 06.09.2011 weiter dazu vorgetragen, wie der Verkehr das Zeichen „Fliesen24“ versteht. Hierauf wird Bezug genommen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird verwiesen auf die Schriftsätze der Parteien, die Anlagen und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 06.09.2011.

Entscheidungsgründe

A. Soweit der Schriftsatz des Klägers vom 20.09.2011 neuen Sachvortrag sowie Beweisangebote enthielt, hat die Kammer dieses Vorbringen gem. § 296a ZPO nicht berücksichtigt, weil der Schriftsatz erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde und keinen Anlass gab, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen.

B. Der Antrag zu I. 2. ist dahingehend auszulegen, dass den Beklagten unter Androhung der im Antrag zu I. 1. genannten Ordnungsmittel verboten werden soll, das Zeichen „Fliesen24.de“ zu verwenden und / oder verwenden zu lassen für das Bereitstellen des Zugriffs auf die im Antrag zu I. 2. näher bezeichneten Informationen im Internet. Die so verstandene Klage ist zulässig, aber unbegründet. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche und somit auch die geltend gemachten Folgeansprüche nicht zu.

I. Der mit dem Antrag zu Ziff. I. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG. Denn die Bezeichnung „Fliesen24“ bzw. die Bezeichnung „Fliesen24.com“ ist kein Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG.

Gem. § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. Nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG sind Unternehmenskennzeichen Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der Schutz einer Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Bezeichnung nach Auffassung des Verkehrs Namensfunktion hat (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 29), sogenannte namensmäßige Unterscheidungskraft (BGH, GRUR 2005, 517 Tz. 20 m.w.N. – Literaturhaus). Bezeichnungen, die lediglich den Tätigkeitsbereich des Unternehmens beschreiben, kommt eine solche namensmäßige Unterscheidungskraft nicht zu (BGH, aaO; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 198), wobei es insoweit darauf ankommt, dass die Bezeichnung gerade für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschreibend ist (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 194; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 37). Dies folgt auch daraus, dass im Interesse des Verkehrs ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, beschreibende Bezeichnungen freizuhalten (BGH, GRUR 1996, 68, 68 – COTTON LINE). Setzt sich ein Zeichen – wie hier – aus mehreren beschreibenden Wortbestandteilen zusammen, kommt es darauf an, ob die Zusammenstellung neu und eigenartig ist und deshalb vom Verkehr als individueller Herkunftshinweis aufgefasst wird (BGH, GRUR 1996, 68, 68 – COTTON LINE). Fehlt diese originäre Kennzeichnungskraft, ist eine Bezeichnung nur bei Verkehrsdurchsetzung als Unternehmenskennzeichen geschützt (BGH, aaO). Anders als der Kläger meint, sind für die namensmäßige Unterscheidungskraft keine geringeren Anforderungen zu stellen als für die kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft einer Marke. Vielmehr sind Entscheidungen zur Unterscheidungskraft bei eingetragenen Marken jedenfalls grundsätzlich bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft von geschäftlichen Bezeichnungen mit heranzuziehen (so wörtlich: Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 35 unter Verweis auf den BGH).

Nach Maßgabe dieser Kriterien fehlt es bei den Bezeichnungen „Fliesen24“ bzw. „Fliesen24.com“ an der namensmäßigen Unterscheidungskraft, weil diese Bezeichnungen für den vom Kläger unter diesen Bezeichnungen betriebenen Geschäftsbetrieb rein beschreibend sind. Ausweislich der Anlagen K 1, K 5 und K 6 betreibt der Kläger unter der Bezeichnung Fliesen24 bzw. Fliesen24.com einen unter der Internet-Adresse www.fliesen24.com abrufbaren Online-Versandhandel mit folgenden Warengruppen: Wand- und Bodenfliesen, Bordüren, Sonderposten, Zubehör und Sanitär (früher Badmöbel). Ferner stellt er auf der Internetseite Informationen zum Thema Fliesen zur Verfügung (Fliesen A-Z/ Fliesenlexikon sowie FAQ), bietet den Versand von Musterfliesen an und verkauft einige Produkte (bis auf einen Kaminscheibenreiniger ebenfalls Fliesen bzw. Fliesenzubehör) unter der Eigenmarke Fliesen24. Der Kläger betreibt also im Wesentlichen einen Online-Fliesenhandel und bietet ergänzende Informationen zum Thema „Fliesen“ an.

Für diese Tätigkeit sind die Bezeichnungen „Fliesen24“ und „Fliesen24.com“ rein beschreibend: Der Wortbestandteil „Fliesen“ ist ein Verweis auf die Waren, die Gegenstand des Versandhandels bzw. der Dienstleistungen sind, und damit beschreibend. Diesen beschreibenden Charakter verliert die Bezeichnung auch nicht durch die Kombination mit der Zahl „24“. Denn für einen Online-Versandhandel (der als weitere Dienstleistung Informationen über Fliesen zur Verfügung stellt) wird dieser Zusatz vom Verkehr als werbeüblicher Hinweis auf die 24-stündige Erreichbarkeit verstanden, d.h. Hinweis auf ein rund um die Uhr verfügbares Waren- bzw. Dienstleistungsangebot (vgl. auch OLG Dresden MMR 2006, 326 – Plakat 24; BGH GRUR 2002, 544, Tz. 41 – Bank 24 sowiedie als Anlage K 20 vorgelegten Entscheidungen des BPatG zu den Marken JobScout24, GesundheitsScout 24 und ImmobilienScout 24). Ebenfalls beschreibend ist der Zusatz „com“. Denn dieser wird vom Verkehr – jedenfalls wenn dieser Zusatz wie hier kleingeschrieben ist und mit einem Punkt an eine andere Bezeichnung angefügt ist – ausschließlich als Angabe der Top-Level-Domain verstanden.

Dass die Bezeichnung „Fliesen24“ bzw. „Fliesen24.com“ Verkehrsgeltung erlangt hätte und deshalb trotz ihres beschreibenden Charakters als geschäftliche Bezeichnung geschützt wäre, ergibt sich aus dem Parteivortrag nicht.

II. Auch wegen einer Verletzung der DE-Wortmarke Nr. 30641215 „fliesen24“ steht dem Kläger der mit dem Antrag zu Ziff. I. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar steht das hinsichtlich dieser Marke eingeleitete Teillöschungsverfahren einem solchen Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Denn solange keine rechtskräftige Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG vorliegt, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage, so dass der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden ist (BGH GRUR 2009, 678 – POST/RegioPost). Ein Unterlassungsanspruch besteht jedoch deshalb nicht, weil die Beklagten das angegriffene Zeichen weder i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für identische Waren oder Dienstleistungen verwenden (dazu unter 1.) noch eine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt (dazu unter 2.). Darüber hinaus steht einem Unterlassungsanspruch auch § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen (dazu unter 3.).

1. Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Denn die Klagemarke ist ausschließlich für Waren (und nicht für Dienstleistungen) eingetragen. Die Beklagten bieten unter der Bezeichnung „fliesen24.de“ jedoch eine Dienstleistung an, nämlich einen Online-Versandhandel und ergänzende Informationen zum Thema Fliesen; die vertriebenen Waren selbst werden mit dem angegriffen Zeichen nicht gekennzeichnet.

2. Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Eine solche Verwechslungsgefahr besteht im vorliegenden Fall jedoch nicht.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- oder Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Streitmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2010, 235 – AIDA/AIDU m.w.N).

Zwar besteht zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Einer Verwechslungsgefahr steht jedoch entgegen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist, und den Dienstleistungen, für die die Beklagten das angegriffene Zeichen verwenden, keine Ähnlichkeit vorliegt. Die Klagemarke ist für eine Reihe von Waren insbesondere der Nizza-Klasse 19 eingetragen, u.a. für Baumaterialien und Fußböden, jeweils nicht aus Metall. Es erfolgte jedoch keine Eintragung für folgende, in der Liste der Nizza-Klasse 19 aufgeführten Waren: Kacheln, nicht aus Metall, sowie Platten [Fliesen], nicht aus Metall. Ebenso wenig wurde die Klagemarke für die Dienstleistungen eingetragen, für die das angegriffene Zeichen verwendet wird, nämlich einen Online-Fliesenhandel sowie die Bereitstellung von Informationen zum Thema Fliesen im Internet. Wie sich aus den Ausführungen unter B. I. ergibt, ist die Klagemarke „fliesen24“ für diese Dienstleistungen sowie die Waren Fliesen und Kacheln rein beschreibend, so dass sie mangels Unterscheidungskraft (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 130) sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 206) gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für diese Waren und Dienstleistungen nicht eingetragen werden durfte. Wenn aber für bestimmte Waren- und Dienstleistungsgruppen ein Freihaltebedürfnis besteht, kann dieses Freihaltebedürfnis nicht dadurch umgangen werden, dass nunmehr die Unterlassung der Benutzung eines an sich für eine bestimmte Dienstleistung (hier Online-Fliesenhandel) freihaltebedürftigen Zeichens wegen der möglichen Ähnlichkeit der gekennzeichneten Dienstleistung zu einer anderen Ware verlangt wird, für die die Klagemarke eingetragen ist (vgl. auch BGH, GRUR 2004, 949, 950 – Regiopost/Regional Post, wo Ansprüche aus der Klagemarke generell ausgeschlossen werden, wenn diese für die angegriffenen Dienstleistungen als beschreibend anzusehen ist).

Einer Verwechslungsgefahr steht darüber hinaus entgegen, dass die Kennzeichnungskraft der Klagemarke wegen des beschreibenden Charakters jedenfalls für die angegriffenen Dienstleistungen als gering anzusehen ist.

3. Auch § 23 Nr. 2 MarkenG steht einem Unterlassungsanspruch des Klägers entgegen. Nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

§ 23 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass das angegriffene Zeichen rein beschreibend verwendet wird. Die Anwendung dieser Vorschrift ist daher nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des einschließlich einer Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, vorliegen. Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt (BGH, GRUR 2009, 678 – POST/ RegioPost; BGH, GRUR 2010, 646, Tz. 23 – OFFROAD).

Das angegriffene Zeichen „fliesen24.de“ wird verwendet, um Merkmale und Eigenschaften der von den Beklagten erbrachten Dienstleistungen zu beschreiben, nämlich den Verkauf von Fliesen (und Zubehör) im Internet rund um die Uhr sowie die Bereitstellung von Informationen zum Thema Fliesen im Internet rund um die Uhr. Einen Anhaltspunkt dafür, dass die Benutzung des angegriffenen Zeichens gegen die guten Sitten verstoßen würde, hat der Kläger nicht vorgetragen; ein solcher ist auch nicht ersichtlich.

III. Dem Kläger steht der mit dem Antrag zu Ziff. I. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG wegen der Verletzung der DE-Wort-/Bildmarke Nr. 302009061359 zu. Denn zwischen der Klagemarke und dem von den Beklagten verwendeten Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ferner greift auch insoweit § 23 Nr. 2 MarkenG ein.

Wie bereits ausgeführt, ist die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- oder Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Streitmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Zwar liegt hier Dienstleistungsidentität vor: Die Klagemarke ist u.a. für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich online- und Katalog-Versandhandelsdienstleistungen betreffend u.a. Fliesen und Bauzubehör eingetragen und in diesem Dienstleistungsbereich verwenden die Beklagen die angegriffene Bezeichnung. Dennoch ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Klagemarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und die Klagemarke und das angegriffene Zeichen nur eine geringe Zeichenähnlichkeit aufweisen.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und damit der Festlegung des Schutzumfangs der Klagmarke hat die Kammer berücksichtigt, dass Mitbewerber ein Freihaltebedürfnis am Wortbestandteil der Klagemarke haben. Denn das Zeichen „Fliesen24“ ist rein beschreibend für einen Online-Fliesenhandel (s.o. unter B.I.). Dies hat zur Folge, dass bereits geringe Abweichungen bei der Benutzung des Zeichens genügen, um eine Rechtsverletzung auszuschließen.

Solche geringen Abweichungen liegen hier vor. Die Klagemarke ist wie folgt eingetragen:

Die Beklagten benutzen nur den Wortbestandteil dieses Zeichens, nicht auch das graphische Element. Darüber hinaus verwenden sie den Wortbestandteil auch nicht in Großbuchstaben, sondern entweder in der Schreibweise „fliesen24.de“ als Teil des Domainnamens oder auf der Internet-Seite in der Schreibweise „Fliesen24“. Auch verwenden sie eine andere Schriftart.

Allein die Verwendung des Wortbestandteils „Fliesen24“ ist nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn dieser Wortbestandteil ist für den Gesamteindruck der Marke nicht prägend. Zwar wird eine Wort-Bildmarke nach der Rechtsprechung des BGH in der Regel vom Wortbestandteil geprägt (vgl. BGH, – LION DRIVER ;, 509 – ATTACHÉ/TISSERAND). Ist der Wortbestandteil jedoch mangels Unterscheidungskraft () oder wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses () nicht schutzfähig, können dieses Elemente aus Rechtsgründen auch keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (BGH, – Festspielhaus I; – Kinder). Wie bereits ausgeführt (s.o., B. II. 2.), trifft dies auf den Wortbestandteil der Klagemarke zu.

IV. Der mit Ziff. I. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann auch nicht auf Art. 9 Abs. 1 b) GMV wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke Nr. 009161522 gestützt werden. Nach dieser Vorschrift kann der Markeninhaber einem Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Aus den oben unter B. II. 2. ausgeführten Gründen ist auch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Klagemarke nur über eine schwache Kennzeichnungskraft verfügt und die Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen sind, den von dem angegriffenen Zeichen erfassten Dienstleistungen nicht ähnlich sind. Die Gemeinschaftsmarke Nr. 009161522 ist ausschließlich für Dienstleistungen der Nizza Klasse 35 eingetragen, allerdings nicht für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich online- und Katalog-Versanddienstleistungen betreffend Bauartikel, Bauzubehör, keramische Platten. Wie bereits ausgeführt, besteht für diese Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis. Dieses Freihaltebedürfnis darf nicht dadurch umgangen werden, dass nunmehr die Benutzung des an sich freihaltebedürftigen Zeichens wegen der Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistung zu einer anderen, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke aufgeführten Dienstleistung untersagt wird.

Darüber darf auch der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem Dritten nicht verbieten, Angaben über die Art, die Beschaffenheit oder über andere Merkmale der Dienstleistung zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, so dass einem Unterlassungsanspruch auch Art. 12 b) GMV entgegen steht.

V. Der mit dem Antrag zu I. 2. geltend gemachte Unterlassungsanspruch, der auf die Verletzung des Werktitels „Fliesen24“ für ein Online-Fliesenlexikon gestützt ist, besteht ebenfalls nicht. Denn der Kläger verwendet die Bezeichnung „Fliesen24“ bzw. „Fliesen24.com“ nicht als Werktitel für ein Fliesenlexikon i.S.v. § 5 Abs. 3 MarkenG, was jedoch Voraussetzung für den hier allein in Betracht kommenden Unterlassungsanspruch aus §§ 15 Abs. 2, Abs. 4, 5 Abs. 3 MarkenG wäre.

Gem. § 5 Abs. 3 MarkenG sind Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckwerken, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Als solche vergleichbaren Werke kommen zwar auch Internetlexika in Betracht (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 263). Allerdings besteht ein Werktitelschutz nur dann, wenn eine Bezeichnung als Titel für das Werk benutzt wird. Die Benutzung als Marke oder als Hinweis auf einen Geschäftsbetrieb reicht nicht aus (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 83 m.w.N.).

Wie sich aus den als Anlagen K 1, K 5 und K 6 vorgelegten Ausdrucken des aktuellen Internetauftritts des Klägers ergibt, verwendet der Kläger die Bezeichnung „fliesen24.com“ als Domainnamen, als – allerdings nicht nach § 5 Abs. 2 MarkenG schutzfähige (s.o. B. I.) – Bezeichnung des von ihm betriebenen Fliesen-Onlinehandels, d.h. als Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs, sowie zur Kennzeichnung einzelner Produkte mit der Eigenmarke „Fliesen24“. Das Fliesenlexikon ist unter den Rubriken „Fliesenlexikon“ und „Fliesen A-Z“ abrufbar. Die Bezeichnung „Fliesen A-Z“ erscheint auch als Überschrift, wenn das Lexikon aufgerufen wird, so dass diese Bezeichnung vom Verkehr als Titel des Fliesenlexikons aufgefasst wird.

VI. Da dem Kläger somit kein Unterlassungsanspruch zusteht, scheiden auch die geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Ersatz der Abmahnkosten aus.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 S. 1, S. 2 ZPO.

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Der Autor ist Rechtsanwalt der Kanzlei Breuer Lehmann Rechtsanwälte. Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner rund um Markenrecht und Markenschutz zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 089 666 610 89 oder per E-Mail an info@breuerlehmann.de.

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