Die Firma Dolce & Gabbana lässt aktuell den Verkauf von angeblichen Fälschungen von Sonnenbrillen mit dem „D&G“ Logo abmahnen. Die Abmahnung macht die Verletzung der Marke „D&G“ geltend und fordert die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft sowie Erstattung der Anwaltskosten für die Abmahnung.
1. Kann die mehr oder weniger naturgetreue Abbildung einer Pfote als Marke geschützt werden? Ja, denn Marken können aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, dreidimensionalen Gegenständen und aus akustischen Signalen bestehen. Eine Marke kann nicht eingetragen werden, wenn ihr die Unterscheidungskraft fehlt. Alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, können daher als Marke geschützt werden. Also eine „Tatze“ für Bekleidung genauso wie ein „Apfel“ für Computer.
2. Warum wird die Verwendung der „Tatzen“-Marke überhaupt abgemahnt? Eine Marke gibt dem Markeninhaber das ausschließliche Recht, die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Droht also eine Markenverletzung durch eine nicht berechtigte Benutzung der Marke, muss der Markeninhaber aktiv werden. Wer eine Marke für bestimmte Produkte eingetragen hat, sollte gegen identische und ähnliche Verwendung der Marke durch Dritte auf den eingetragenen(!) Produkten vorgehen. Duldet er eine unberechtige Nutzung seiner Marke über einen längeren Zeitraum, schwächt dies sein Markenrecht und kann die spätere Durchsetzung erschweren.
3. Betroffen und Abmahngefährdet sind gewerbliche Verkäufer, die identische oder ähnliche Produkte anbieten, für die die Marke geschützt ist, so dass Verwechslungsgefahr droht. Damit droht vor allem Verkäufern von Bekleidung eine Abmahnung, wenn ein Käufer meinen könnte, das T-Shirt o.ä. sei – direkt oder in Lizenz – von Jack Wolfskin hergestellt. Hier stellt sich natürlich die Frage, wann Ähnlichkeit mit einer Tatzen-Marke vorliegt. Maßstab ist hierbei ein durchnittlich aufmerksamer und informierter (aber im Zweifel auch schützenswerter) Verbraucher. Es macht deshalb bei der Frage der Ähnlichkeit keinen Unterschied, ob es sich um einen Katzen- oder eine Wolfspfote handelt – was in einigen Forenbeiträgen als Unterscheidungskriterium genannt wurde. Denn der Durchschnitts-Verbraucher erkennt wohl eher nicht den Unterschied zwischen einer Katzen- oder Wolfspfote.
4. Warum ist eine Abmahnung aus einer Marke so teuer? Die Abmahnkosten für die Tätigkeit des Rechtsanwalt berechnen sich aus dem Streitwert. Bei Marken liegt dieser Streitwert regelmäßig mindestens bei 50.000 EUR, bei bekannten Marken oft auch über 150.000 EUR. Daraus entstehen dann schnell Anwaltskosten ab 1.000 EUR.
Die Firma Jack Wolfskin lässt durch die Kanzlei Harmsen & Utescher Nutzer der Bastelcommunity Dawanda.de, einem Onlinemarkt für Selbstgemachtes, abmahnen, die Artikel anbieten, auf denen Pfoten abgebildet sind, die der geschützen Marke von Jack Wolfskin („Tatze“) ähnlich sind. Für die Kosten der Abmahnung werden zwischen 750 – 1000 EUR (berechnet aus Streitwerten zwischen 20.000 – 25.000 EUR) in Rechnung gestellt (z.B.: hier und hier).
Update: Die Zahl der Abgemahnten hat sich inzwischen auf insgesamt fünf sechs acht zehn erhöht (Dawanda-Forum)
Update 23.10.2009: Stellungnahme von Jack Wolfskin: Gegen die zehn Anbieter, die Produkte mit Tatzen-Design auf der Plattform DaWanda.de verkauft hatten und daraufhin abgemahnt wurden, werden keine weiteren rechtlichen Schritte mehr verfolgt und die Kosten der Abmahnung erlassen. (PDF)
Die Scout24 AG, die verschiedene Online-Portale mit dem Bestandteil „Scout24“ u.a. in den Branchen Finanzen, Reisen, Automobil, Immobilien, Elektronik, Job und Partnerschaft betreibt und entsprechende Marken eingetragen hat, mahnt zunehmend Domaininhaber ab, deren Domains den Markenbestandteil „Scout24“ aufweisen. Betroffen waren etwa Domains wie „gebuehren-scout“, „site-scout“ oder „solar-scout24“.
Der Inhaber der Marken „G-mail“ und „G-mail … und die Post geht richtig ab“, Daniel Giersch, lässt aktuell gewerbliche Händler abmahnen, die importierte iPhones („Apple iPhone 3GS“) anbieten, in deren E-Maileinstellungen das „Gmail“-Logo von Google zu sehen ist. Die Streitwerte bei bekannten Abmahnungen gegen Apple, T-Mobile und den iPhone-Shop 3Gstore.de lagen bei 250.000 EUR und 150.000 EUR mit daraus berechneten Anwaltskosten von bis zu 6.400 EUR.
Abbildung: Auswahlmenu EU-iPhone (Grafik via macnotes.de)
Hintergrund
Die Abmahnung von Händlern wegen des Verkaufs von iPhones, die E-Mail-Dienste unter dem Markennamen „Gmail“ enthalten, ist nicht neu. Bereits im August 2008 wurden Apple, T-Mobile und Myspace wegen der Verletzung von Markenrechten abgemahnt und gaben strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab.
„Gmail“ heißt in Deutschland „Googlemail“ und die Geschichte dahinter ist ein beispielhaftes Lehrstück darüber, wie wichtig es ist, Marken rechtzeitig zu schützen. Im April 2004 führte Google seinen Service „Gmail“ als Vorabversion in Deutschland ein. Ein Unternehmen, hatte jedoch bereits im Jahre 2000 in Deutschland die Marke „G-mail … und die Post geht richtig ab“ (Registernummer: 300 25 697)
für „elektronische Post“ schützen lassen und ging gegen die Verwendung der Marke „Gmail“ vor.
Nach Abmahnung und einem langjährigen Rechtsstreit mit Google setzte sich die ältere Marke „G-mail“ gegen die jüngere Bezeichnung „Gmail“ durch. So entschied das Hanseatische Oberlandesgericht in einem Urteil vom 4. Juli 2007 („G-mail“, 5 U 87/06), dass Google die Marke „Gmail“ in Deutschland nicht verwenden dürfe. „Google verletze damit die prioritätsälteren Markenrechte des Jungunternehmers“, heißt es in dem Urteil. In der Folge änderte Google in Deutschland den Namen des E-Mail-Dienstes in „Googlemail“.
Auch der Versuch von Google, Schutz für die Marke „Gmail“ als Gemeinschaftmarke zu erhalten, scheiterte an der deutschen Markeeintragung. Das EU-Harmonisierungsamt (HABM) entschied, dass der Begriff „Gmail“ ebenfalls wegen Verwechslungsgefahr nicht als EU-Marke eingetragen werden darf. Als Konsequenz musste Google die Marke in jedem europäischen Land einzeln schützen. Weitere Verfahren um die Marke „G-mail…und die Post geht richtig ab“ wurden in der Folge mit unterschiedlichem Ausgang in Österreich, der Schweiz, Spanien und Portugal geführt.
Anmerkung
Wer zu spät eine Marke anmeldet, den bestraft der frühere Markenanmelder. Auf diesen Punkt kann der Streit um „Gmail“ gebracht werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer Abmahnung für jeden, der gewerblich iPhones anbietet, in deren Einstellungen das „Gmail“-Logo von Google zu sehen ist oder Werbung für das iPhone macht, auf der das „Gmail“-Logo zu sehen ist.
Die Betroffenen sollen Unterlassungserklärungen abgeben und die Anwaltskosten sowie die Kosten für einen „Testkauf“ bezahlen. Angesichts der komplexen Rechtslage sollte die mit der Abmahnung geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht ohne anwaltliche Beratung unterzeichnet werden. Es ist zu empfehlen, bei der Abgabe einer Unterlassungserklärung zumindest über den Streitwert zu verhandeln, da sich die Anwaltskosten nach der Höhe des Streitwerts berechnen.
Der Streitwert erscheint jedoch weit überhöht, da gegen Branchenriesen wie Apple und T-Mobile ein Streitwert von 250.000 EUR und gegen einen Händler, der iPhones über eBay verkauft, 150.000 EUR angesetzt werden. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Ansatz nicht unverhältnismäßig ist und eine deutliche Streitwertreduzierung zu fordern ist.
Apple lässt durch die Kanzlei Bird & Bird Online-Shops und eBay-Händler abmahnen, die Geräte i9 und KA08 mini von CECT anbieten Beide Geräte sind zwar keine direkten Plagiate des iPhones, sehen dem iPhone aber zum Verwechseln ähnlich. Preise um die 70 EUR machen das i9 zudem im Vergleich zu dem 700 EUR teuren iPhone zu einem attraktiven Schnäppchen. Händlern drohen jedoch eine Abmahnung auf Unterlassung und Anwaltskosten (aus einem Streitwert von 1.000.000 EUR) in Höhe von 8.112,60 EUR.
Das Schnäppchen FC Bayern München Trikot aus dem Türkeiurlaub auf eBay zu verkaufen kann ein teurer Spass werden. Neben der Löschung des Angebotes bei eBay droht dem Verkäufer eine markenrechtliche Abmahnung wegen Verletzung der Rechte des FC Bayern München. Der FC Bayern München geht in diesen Fällen über eine Kanzlei aus München konsequent gegen den Handel mit gefälschten Produkten vor und lässt entsprechende Angebot abmahnen.
Achtung Abmahnwelle: Das Totenkopf-Motiv der Marke ED HARDY dürfte vielen eBay-Verkäufern in schlechter Erinnerung bleiben. Zunehmend lässt die deutsche Lizenznehmerin der Marke, die Firma K & K Logistics, über die Kanzlei Winterstein eBay-Verkäufer abmahnen, die angeblich Fälschungen von ED HARDY-Artikeln (T-Shirts, Bekleidung) anbieten. Oft sind es Privatverkäufer, die bei eBay ein Ed Hardy T-Shirt verkaufen wollen und prompt eine Abmahnung der Kanzlei erhalten, in der die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gefordert wird.
Regelmäßig setzt die Kanzlei Winterstein für die Marken- und Urheberrechtsverletzungen der Werke von Ed Hardy einen Streitwert von 50.000 EUR an und stellt (die daraus berechneten) Anwaltskosten der Abmahnung von 1.600 EUR in Rechnung.
Die Marke ED HARDY gehört zu dem Mode-Label Hardy Life LLC des amerikanischen Tattokünstlers Donald (Don) Ed Hardy, der die Marke an Christian Audigier lizensierte. Neben Kleidungsstücken erscheinen unter dem Namen inzwischen auch Accessoires wie Sonnenbrillen, Taschen, Bettwäsche, Parfum und Energy Drinks.
Im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes ist zugunsten der Hardy Life LLC unter anderem die Wortmarke ED HARDY (Registernummer: 307357147) und die Wort-/Bildmarke (Registernummer: 30735698.1)
eingetragen.
Als Vertriebspartner treten in Deutschland die KK-LOGISTICS und – für Schuhe, Gürtel und Uhren – The Fashionrepublic AG auf, in deren Auftrag die Abmahnungen erfolgen.
Die Rechtsanwaltskanzlei Boehmert & Boehmert verschickt im Auftrag von Nintendo zahlreiche Abmahnungen an gewerbliche Anbieter von Spielkonsolenzubehör wegen Marken- und Urheberrechtsverletzungen durch das Anbieten und den Verkauf von Mod-Chips für Nintendo DS, Game Cube und der Wii. Die „Modification Chips“, kurz Modchips, und auch sogenannte „Swap Discs“ erlauben es in der Regel, unerlaubt kopierte Spiele (Schwarzkopien) auf Spielekonsolen zu nutzen.
Betroffen sind hiervon Anbieter von Steckkarten unterschiedlicher Fabrikate zum Abspielen von Raubkopien in den Spielkonsolen Nintendo DS und Nintendo DS Lite, wie „Acecard“, „DS Extreme“, „DS Linker“, „The Edge“, „DSTT“, „DS Fire-Card“, „F-Card“, „EZ Flash V“, „Cyclo DS Evolution“, „M3 DS“, „G6DS“, „M3 Passcard“, „Magic Key Adapter“, „MK 4 Key“, „MK5“, „iTouch DS“, „Moon Media Player“, „N-Card“, „Ninja DS“, „K6“, „Pass Me Key“, „R4 Revolution“, „R6 Gold“, „R6 Silver“, „Super Card DS“, „Super Key“ (Quelle: Nintendo Anti Piracy Training Manual, PDF, 5,4 mb).
Beim Gamecube handelt es sich um den Mod-Chip „Viper-Chip“, bei der Wii um die Mod-Chips „Cyclowiz“, „Wiinja“, „Wii Key“, „Wii Bet“, „Wasabi“ und „D2 Pro“ (Quelle: Nintendo Anti Piracy Training Manual, PDF, 5,4 mb).
Nintendo hat hierzu eine eigene Anti-Piracy-Seite eingerichtet, die Informationen darüber bietet, wie man Piraterieprodukte erkennt.
Die Kanzlei begründet die Abmahnung mit einer Verletzung von Marken- und Urheberrechten. Die entsprechenden Mod-Chips sollen Programm-Code enthalten, der geschützte Marken von Nintendo auf dem jeweiligen Bildschirm anzuzeigt, wenn die Karte verwendet wird. Gemäß § 95a UrhG dürfen technische Maßnahmen zum Schutz eines geschützten Werkes ohne Zustimmung des Rechte-Inhabers nicht umgangen werden. Entsprechend sind Herstellung, Einfuhr, Verbreitung, Verkauf, Vermietung und Bewerbung solcher Vorrichtungen untersagt.
Mit der Abmahnung wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gefordert. Gegen Händler, die sich weigern, werden gerichtliche Schritte eingeleitet. So wurden bei den Landgerichten in Hamburg und München gegen einige Händler einstweilige Verfügungen erwirkt.
Die bisher bekannten Entscheidungen von Gerichten gegen Mod-Chip-Anbieter sind im Eilverfahren erlassen worden. Dort wurde festgestellt, dass das Anbieten von Mod-Chips illegal ist. Eine höchstrichterliche Entscheidung zu der Technik an sich ist noch nicht ergangen.
Derzeitiger Stand ist daher, dass Kopiermodule, die es ermöglichen, Raubkopien von Nintendo-Software zu spielen, gegen deutsches Marken- und Urheberrecht verstossen.
Bei einer Abmahnung wegen des Verkaufs von Mod-Chips sollte umgehend eine Beratung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt erfolgen, da die unveränderte Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Unterlassungserklärung enthält in der Regel neben der Verpflichtung, keine Mod-Chips mehr anzubieten, Auskunft über Mod-Chip-Lieferanten, Vernichtung der „gemoddeten“ Konsolen sowie deren Mod-Chips, Anerkennung von Schadensersatz und Anwaltskosten sowie die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe im Wiederholungsfall. Sämtliche Punkte sollten daraufhin überprüft werden, ob und inwieweit sie berechtigt sind.
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Die Universal Music GmbH lässt durch die Kanzlei Waldorf Rechtsanwälte den Verkauf von Michael Jackson Fanartikeln wie T-Shirts, die mit dem Namen und der Abbildung von Michael Jackson bedruckt sind, abmahnen. Geltend gemacht wird ein Verstoss gegen das exklusive Vertriebsrecht von Merchandising-Artikeln und die Rechtsverletzung durch die Benutzung von Namens-, Kennzeichenrechten sowie Abbildungen von Michael Jackson. Mit der Abmahnung wird die Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie Kosten (Anwaltskosten und Schadensersatz) in Höhe von 4.566 EUR gefordert.
Hintergrund