BPatG: Porträtfoto von Marlene-Dietrich nicht als Marke für Bekleidung schutzfähig

1. Zur Frage inwieweit bei Merchandisingartikeln es bei einem Portraitfoto einer bekannten (verstorbenen) Person zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht auf die Art und Weise einer möglichen oder marktüblichen tatsächlichen Anbringung des Bildes auf entsprechenden Waren ankommen kann, sondern allein auf die Eintragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 – Stofffähnchen). Bei solchen Zeichen ist zu unterscheiden zwischen der Anmeldung als Bildmarke oder als Positionsmarke (zur weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom 24. April 2008, GRUR 2008, 1093; MarkenR 2008, 499; im Anschluss an 29 W (pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 – TOOOR!).

2. Zur Grenze der Amtsermittlung bei der Feststellung von fehlenden Belegen für Feststellungen zur Üblichkeit von Zeichen im beanspruchten Warensegment einerseits und zur Mitwirkungspflicht der Partei andererseits.

BPatG, Beschluss vom 13.05.2009 – 29 W (pat) 147/03Portraitfoto Marlene Dietrich II
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache


betreffend die Markenanmeldung 302 23 496.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Kopacek

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.
Die Bildmarke 302 23 496.9

BM Marlene Dietrich

ist am 7. Mai 2002 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent-und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. April 2003 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild-und/oder Toninformationen bei Übertragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off-oder online, insbesondere Internet), bespielte Ton-und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino-und Fernsehfilme, Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Geld, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Tagebücher; Kalender, Grußkarten, Lesezeichen;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk-und Fernsehsendungen; Produktion von Showdarbietungen; Musikdarbietungen; Theateraufführungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten.

Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2006, S. 333).

Im zugelassenen Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.

Die Rechtsbeschwerde hat zur teilweisen Aufhebung der Entscheidung des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld; selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten

geführt.

Hinsichtlich dieser von der Aufhebung betroffenen Waren und Dienstleistungen hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24. April 2008 das Verfahren zur erneuten Entscheidung zurück an das Bundespatentgericht verwiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) seien nicht rechtsfehlerfrei festgestellt worden. Zwar sei zutreffend eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des Zeichens in dem Sinne verneint worden, dass es weder seinem thematischen Inhalt nach noch auf sonstige Weise einen sachlichen Bezug zur Person Marlene Dietrichs herstelle. Die Annahme, dem Bildzeichen fehle die Unterscheidungskraft, weil es von den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit den beanspruchten Waren, die typische Merchandisingartikel seien, nur als Hinweis auf die Künstlerin selbst und demgemäß nur als Souvenir-oder Fanartikel oder als reines Werbemittel zur Imagepflege der verstorbenen Künstlerin wahrgenommen werde und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dieser Waren, sei jedoch rechtsirrig. Damit sei nämlich lediglich eine einzelne mögliche Verwendungsform des Bildes vom Bundespatentgericht in Betracht gezogen worden. Diese Feststellung allein reiche nicht dafür aus, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, wenn es darüber hinaus praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Bildzeichen bei den noch beanspruchten Waren so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde (BGH GRUR 2001 S. 240, 242 – Swiss Army und GRUR 2005 S. 414, 416 – Russisches Schaumgebäck). Hierbei seien vielmehr die Kennzeichnungsgewohnheiten bei den in Rede stehenden Waren zu beachten. Markenmäßige Herkunftshinweise würden nämlich nach der Lebenserfahrung bei Bekleidung als eingenähtes Etikett auf der Innenseite von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angebracht. Das Bundespatentgericht habe nicht darauf abgestellt, dass es für das angemeldete Bildzeichen derartige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten gebe, bei denen eine Verwendung als beschreibender Hinweis auf die Person Marlene Dietrichs ausgeschlossen sei.

Im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin für sich in Anspruch genommene Gleichbehandlung mit Voreintragungen vergleichbarer, zu ihren Gunsten eingetragener „Marlene Dietrich“-Marken für dieselben Waren und Dienstleistungen, zu der sie bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent-und Markenamt vorgetragen hatte, und eines daraus resultierenden Anspruchs auf Eintragung im Wege der Gleichbehandlung, hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung in Rn. 18 auf den Sachverhalt des beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anhängigen Vorlageverfahrens zu „Schwabenpost“ (GRUR 2008, 164 ff.) als auf das anhängige Beschwerdeverfahren nicht zutreffend verwiesen. Auf die Fragen des Vorlageverfahrens könne nicht zurückgegriffen werden, da es sich dort um ein Verfahren zwischen Wettbewerbern handele, während hier die Beschwerdeführerin eine Ungleichbehandlung in Bezug auf eigene Eintragungen rüge.

Im Rahmen des Zurückverweisungsverfahrens sind der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 29. Oktober 2008 umfangreiche Recherchen des Senats zur kennzeichenmäßigen Verwendung von Marken in den beanspruchten Warenbereichen der Klassen 16 und 25 sowie der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ vorgelegt und mit ihr erörtert worden. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt erfolgt, dass der Senat weder Belege gefunden hatte, aus denen sich ergab, dass Porträtfotos oder naturgetreue Bilder bekannter Personen bei Bekleidungsstücken auf Einnähetiketten oder sog. „Tags“ als Marke zu finden waren und deshalb schwerlich von einer naheliegenden markenmäßigen Verwendungsmöglichkeit des streitgegenständlichen Zeichens als Marke und nicht nur als Werbemittel ausgegangen werden könne. Der Senat hat bei seiner Recherche die Bestände der Gerichtsbibliothek herangezogen und die darin sich befindlichen einschlägigen Kataloge sowie die Sachbücher zu Markendarstellungen ausgewertet wie folgt:

allgemein
Jahrbuch der Werbung, Berlin Jg. 2000 -2008
Hars, Wolfgang: Lurchi, Klementine & Co., Berlin, 2000
1000 bags, tags & labels, Gloucester, 2006
Labels & tags, Tokyo, 1998
Stoklossa, Uwe: Blicktricks : Anleitung zur visuellen Verführung, 2005
Logos from A to Z: more than 5000 logos from all over the world, Barcelona, 2007
The big book of logos, New York, 2003
The big book of logos 3, New York, 2002
The big book of logos 4, New York, 2004
Logo lounge, Hong Kong 2004
Logo lounge 2, München 2005
New logo: corporate identities, 2004

Sport und Mode
Sport Scheck: Hauptkatalog Sommer 2007, 2008, 2009 München
Sport Scheck: Hauptkatalog Winter 2006/07, 2008, 2009 München
Sport Schuster: Hauptkatalog Sommer 2007, 2008, 2009
Sport Schuster: Hauptkatalog Winter 2007, 2008, 2009
Karstadt Wintersport 2007/08, München
Karstadt Golf 2009, München
Snow product guide 2007/08, 2008/09 Meinerzhagen
Snowboarder product special 2001, 2004/05, 2009
EMP Magazin 2007, 2008
Sport design, Düsseldorf 2004
Tolkien, Tracy: Schick & schrill, Designermode München, 2001
Seeling, Charlotte: Mode 1900 -1999, Köln 1999
Iconography 2: apparel, 2005
Mean’s Health best fashion 2007

Papier, Bürobedarf
Corporate design: Briefköpfe, Logo und Vistenkarten, Mies CH, 2003
Graphic fusion: magazine design and more, 2003
Bhaskaram, Lakshmi: What is publication design, Mies CH, 2006
Office discount Hauptkatalog 2007, 2008
Otto Office Katalog 2007, 2008 Hamburg
printus Bürobedarf 2007
RajaPack Verpackungskatalog, 2005, 2007, 2008
Büroplus Hauptkatalog 2002, 2007

Der Senat hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auf ihre Mitwirkungspflicht hingewiesen soweit es gilt, Belege zu positiven Feststellungen bezüglich der Verwendung von Portraitfotos als Einnähetiketten oder Tags bei Klasse 25, sowie entsprechender anderer naheliegender, d. h. häufig zu findender Einsatzmöglichkeiten bei der Klasse 16, „Waren aus Papier oder Pappe, Tagebücher“, Klasse 18, „Gürtel“ und Klasse 41, „sportliche Aktivitäten“ zu finden, um ihren Eintragungsanspruch durchzusetzen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund erfolgt, dass die Warenkunde der Beschwerdeführerin hilfreich ist. In diesem Zusammenhang hat der Senat dem Vertreter der Beschwerdeführerin auch eine gemeinsame Augenscheinseinnahme in entsprechenden Fachgeschäften und Kaufhäusern Münchens angeboten.

Des Weiteren sind die nach wie vor von der Beschwerdeführerin geltend gemachten vergleichbaren bzw. nahezu identischen Voreintragungen für diese selbst – und nicht für ihre Wettbewerber, vgl. 29 W (pat) 128/05 – Volks-Handy, GRUR 2008, 171 f. – erörtert worden.

Mit Schriftsatz vom 14. November 2008 hat die Beschwerdeführerin die Rücknahme der Anmeldung für die Waren „Geld“ und „selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke“ erklärt.

Im Übrigen hat sie vorgetragen, dass derartige Porträtfotos nicht nur in einer Weise auf den beanspruchten Waren zu finden seien, wie es das Bundespatentgericht für die Herausstellung des Bildnisses einer bekannten Persönlichkeit auf sogenannten Merchandisingartikeln festgestellt habe und hat sich insoweit auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofes bezogen, ohne jedoch dem Bundespatentgericht Belege von dieser Verwendungsart zu überreichen oder Fundstellen zu bezeichnen. Dies hat sie auch nicht für notwendig erachtet. Nach ihrer Auffassung seien die Ausführungen des Bundesgerichtshofes zur Zurückverweisung eine rein rechtliche Feststellung zur vorliegenden Unterscheidungskraft des Zeichens, die keinen Raum für weitere tatrichterliche Feststellungen lasse und das Bundespatentgericht binde. Deshalb bestehe für sie auch kein Grund zu weiteren tatsächlichen Feststellungen zur Verwendung von Porträtfotos in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch das Bundespatengericht. Demgemäß sei eine Augenscheinseinnahme nicht notwendig und bestehe auch keine Mitwirkungspflicht. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 1. Dezember 1999 hingewiesen (NJW 2000 S. 2195 – Marlene Dietrich), in der ebenfalls von der markenmäßigen und damit herkunftshinweisenden Benutzung des Bildnisses von Marlene Dietrich ausgegangen worden war. Dies in Frage zu stellen wäre unverständlich.

Gemäß ihrem Vortrag verfolgt die Beschwerdeführerin die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 unter Berücksichtigung der Einschränkung der Anmeldung weiter.

II.
Die Beschwerde war erneut zurückzuweisen. Die weiteren vom Bundesgerichtshof geforderten und vom Senat getroffenen tatsächlichen Feststellungen zu naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten des streitgegenständlichen Bildzeichens in einer Art und Weise, dass dieses vom angesprochenen Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht nur im Sinne einer Sympathie-, einer Werbebotschaft oder eines Imagetransfer verstanden wird und daher Schutz gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genießen kann, führten zu keinem für die Beschwerdeführerin positiven Ergebnis. Porträtfotos oder andere naturgetreue Abbildungen bekannter Personen, unabhängig davon, ob sie im Sachzusammenhang mit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung stehen oder standen (vgl. die Ausführungen in Ziffer 7.2. des erstinstanzlichen Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 9. November 2005 zu Unternehmerinnen wie Ch… oder St…), sind keine in den beanspruchten Branchen zu findende, übli che Art der markenmäßigen betrieblichen Herkunftskennzeichnung. Angesichts dieser eindeutigen Situation im Marktauftritt der beanspruchten Waren und Dienstleitungen ist insofern auch keine Gewöhnung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eingetreten, die es in deren Wahrnehmung als naheliegend erscheinen lässt, ein Porträtfoto nicht nur als Ausdruck einer Fangesinnung, einer Sympathiebekundung oder im Sinne eines werbemäßigen Imagetransfereffektes wahrzunehmen, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis. Das Marketing hat die theoretische Möglichkeit einer markenmäßigen Verwendung von Porträtfotos in den beanspruchten Branchen nicht aufgegriffen, was sich in der Belegsituation widerspiegelt. Deshalb kann auch der Senat aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten der Branche nicht davon ausgehen, dass es eine entsprechende Wahrnehmung des Verkehrs gibt.

1. Der Vortrag der Beschwerdeführerin zu Voreintragungen entsprechender Marken zu ihren Gunsten führte nicht zur Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zum Zwecke der Erfüllung der Begründungspflicht (vgl. BPatG, Beschl. vom 1. April 2009 29 W pat) 128/05 – Volks-Handy).

Dies folgt nicht aus der Bindung des Bundespatentgerichts an die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Denn zum Einen bezog sich die Aussage des Bundesgerichtshofs nur auf den vorliegend nicht einschlägigen Vorlagebeschluss des Bundespatentgerichts zu „Schwabenpost“ (GRUR 2008, 164) anstatt auf „Volks-Handy“ (GRUR 2008, 2008, 171 f.) und zum anderen liegt die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 über das einschlägige Vorabentscheidungsgesuch (EuGH C-43/08-Volks-Handy) zeitlich nach der Zurückverweisung des Bundesgerichtshofs und ist daher in ihrer Konsequenz vom Senat nunmehr einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 2007, 55 Rdn. 11, 12 – Gelb/Grün II). Aber die von der Beschwerdeführerin in Bezug genommenen Voreintragungen sind als Wortmarken bzw. Wort/Bild-marken deutlich unterschiedlich vom streitgegenständlichen Zeichen. Deshalb fehlt es bereits an einer Vergleichbarkeit der Zeichen, weshalb die Grundlage jeder weiteren Überlegung zum Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs. 1 GG entfällt.

2. Nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofes in Rn. 19 erfolgte die Zurückverweisung, über die vorliegend zu entscheiden ist, an das Bundespatentgericht, weil

„für die Waren und Dienstleistungen [……] das Bundespatentgericht dagegen, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht beanstandet, die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat“

und weiter in Rn. 22

“ …die einzig mögliche Verwendungsart, die das Bundespatentgericht geprüft hat, reicht jedoch nicht für die Feststellung aus, dass dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es darüber hinaus praktisch bedeutsame und nahe liegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Bildzeichen bei den Waren und Dienstleistungen der genannten Art so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird. […] Den Ausführungen des Bundespatentgerichts lässt sich nicht entnehmen, dass für das angemeldete Bildzeichen derartige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten nicht bestehen oder es auch bei einer derartigen Verwendung nur als beschreibender Hinweis auf die Person Marlene Dietrichs verstanden würde“.

Die Schlussfolgerung ergibt sich aus Rn. 22:

„Auch insoweit kann dem angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.“

Demgemäß kam es nunmehr im Verfahren der Zurückverweisung auf die fehlenden Feststellungen zu den tatsächlichen Verwendungsmöglichkeiten eines Fotoporträts oder eines entsprechenden naturgetreuen Bildes einer bekannten Person in den beanspruchten Klassen an, die über das in der ersten Instanz bereits Festgestellte hinausgehen. Der vom Bundespatentgericht geforderte durch weitere tatsächliche Feststellungen noch zu klärende Punkt zielt daher auf die im Marktauftritt bereits vorhandenen „praktisch bedeutsamen“ und damit für das Publikum naheliegenden markenmäßigen Verwendungsmöglichkeiten von solchen Bildzeichen zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung und damit als Marke ab.

Folgte man der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass vom Bundespatentgericht lediglich noch eine Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund einer vom Bundesgerichtshof bestätigten vorliegenden Unterscheidungskraft auszusprechen gewesen wäre, so hätte es in den oben zitierten Ausführungen des Bundesgerichtshofes nicht der Feststellungen zu den mangelnden tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts bedurft. Im übrigen ist das Bundespatentgericht an die vom Bundesgerichtshof zu Grunde gelegten Lebenserfahrungssätze in Bezug auf die Branche der Bekleidung, und lediglich zu der hatte er sich geäußert, nicht gebunden (vgl. Ströbele/Hacker, Komm MarkenG, 9. Aufl. § 89 Rn. 6).

3. Bei den danach zu treffenden weiteren Feststellungen des Senats ergab sich Folgendes:

3.1. In den Branchen „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ fand sich nur ein einziges weibliches Porträtbild der bekannten englischen Modeschöpferin und Designerin W… für ein von ihr kreiertes Oberbekleidungsstück (Sportbluse/Weste), das an der Innenseite der Knopfleiste unterhalb des Namenslabels „W…“ angebracht war. Dieses Bild war Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung. Im Übrigen konnte der Senat für keine der beanspruchten Waren die Verwendung eines Porträtfotos oder sonst eines naturgetreuen Bildes einer allgemein bekannten Person und auch nicht einmal von Modeschöpfern selbst in der vom Bundesgerichtshof beschriebenen Weise als Einnähetikett und damit möglicherweise als Marke auf den Waren der Klasse 25 angebracht, feststellen. Diese negativen Feststellungen, deren Nachweis in ihrer Negation schwierig zu führen ist, finden eine Verifizierung in der Tatsache, dass sich im deutschen Markenregister bei der Recherche nach reinen Bildmarken entsprechend der Wiener Bildklassifikation (Nr. 2.1.1 und Nr. 2.3.1) im Bereich der Klasse 25 insgesamt nur zwei Eintragungen von Porträtfotos ergaben (Nr. 30215607 – Sch…, vgl. hierzu auch BPatG 28 W (pat) 100/97, BlPMZ 1999, 43 f.; Nr. 30118183 – B…). Auch für diese beiden Marken konnte der Senat aber keine markenmäßige Verwendung am Markt feststellen (vgl . http://www.michael-schumacher.de; http: //www.ralfbauer.tv/). Demgemäß gibt es keine praktisch bedeutsame Verwendungsmöglichkeit dieses Zeichentyps als betrieblicher Herkunftshinweis in der Bekleidungsbranche für die beanspruchten Waren.

3.2. Dem Senat gelang es auch nicht hinsichtlich der ebenfalls zu weiteren tatsächlichen Feststellungen zurückverwiesenen Waren „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Kl. 16 enthalten); Tagebücher; Gürtel“ sowie zu den Dienstleistungen „sportliche Aktivitäten“ Belege im Marktauftritt zu finden, wonach Bilder, wie das hier streitgegenständliche Porträtfoto in einer Art und Weise auf den Waren angebracht oder den Dienstleistungen dargestellt sind, dass sie aufgrund ihrer Platzierung vom Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Es fand sich keine nahe liegende Verwendungsmöglichkeit derartiger Porträtbildzeichen als Marke.

3.2.1. Bei Waren aus „Papier und Pappe“ sowie „Tagebücher“ stellt sich die Situation von Haus aus anders dar als vom Bundesgerichtshof zu Einnähetiketten bei Bekleidung als Träger von Marken angenommen. Hier sind die Kennzeichnungsgewohnheiten dergestalt, dass ein betrieblicher Herkunftshinweis entweder auf der Verpackung der Waren oder in sehr kleinem Format an einer unauffälligen Stelle – zumeist auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke – als Wort-und/oder Wort-/Bildzeichen-zeichen angebracht ist. Weder so platziert, noch in anderer Art und Weise konnte der Senat das Porträtfoto einer bekannten Persönlichkeit in den ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen der Gerichtsbibliothek finden. Von dieser üblichen Platzierung von Marken in ihrer konkreten Verwendungsmöglichkeit auf den geschützten Waren ausgehend, ergab auch die Recherche nach Porträtmarken hinsichtlich dieser Waren der Klasse 16 im Markenregister anhand der Wiener Bildklassifikation (Nr. 2.1.1 und 2.3.1) lediglich die vorstehend erwähnten zwei Eintragungen, was auch hier die tatsächlichen Feststellungen zu verifizieren geeignet ist. Demgemäß gibt es keine praktisch bedeutsame Verwendungsmöglichkeit dieses Zeichentyps als betrieblicher Herkunftshinweis für „Papier und Pappe“ sowie für „Tagebücher“.

1. Hinsichtlich der Waren „Gürtel“ gilt Gleiches. Die übliche und damit naheliegende und praktisch bedeutsame Verwendungsart ist bei diesen Waren das Einprägen der Marke auf der Innenseite des Gürtels oder der Gürtelschnalle (z. B. J…, B1…) oder die Verwendungen der Marke selbst als Gürtelschnalle (z. B. G…, H…, M…). Eine Verwendung von Porträtbildern konnte der Senat nicht feststellen. Auch hier spiegelt die Recherche im Markenregister nach der Wiener Bildklassifikation (Nr. 2.1.1 und 2.3.1) die tatsächlichen Feststellungen des Senats wider, in dem sie lediglich die beiden oben genannten Eintragungen männlicher Porträtfotos zeigt. Demgemäß gibt es auch hier keine praktisch bedeutsame Verwendungsmöglichkeit dieses Zeichentyps als betrieblicher Herkunftshinweis für Gürtel.

1. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ der Klasse 41 konnte der Senat ebenfalls nur negative Feststellungen treffen. Zwar ergab sich, dass Porträts in der Werbung für „sportliche Aktivitäten“ verwendet werden, aber nur dann, wenn die Sportlerin oder der Sportler bei der Veranstaltung auftritt oder Erbringer einer sportlichen Aktivität ist (z. B. Sch…, B3…, G…). Diese Art der Verwendung ist naturgemäß auf die Porträts lebender Personen beschränkt und daher hier nicht einschlägig. Soweit Persönlichkeitsmerkmale bekannter Sportlerinnen als Marke geschützt sind, handelt es sich um Eintragungen für sportfremde Waren und Dienstleistungen und um Wort-bzw. Wort-/Bildmarken, nicht hingegen um Porträts (z. B. Nr. 1117782, Nr. 39968563, Nr. 30219977 „S…“ für Parfüm; Nr. 30141616 „A…“ u. a. für sportliche Aktivitäten, Kos metik, Druckereierzeugnisse, Bekleidungsstücke, Spiele, Sportartikel, Immobilien, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung). Demgemäß gibt es auch hier keine praktisch bedeutsame Verwendungsmöglichkeit des beanspruchten Zeichentyps als betrieblicher Herkunftshinweis für die Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“.

3.3. Selbst wenn dem Senat bei seinen Feststellungen Verwendungen von Fotoportraitmarken bekannter Personen als Einzelfälle entgangen sein sollten, so kann dieser Umstand für sich allein nicht die Bejahung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Anforderungen rechtfertigen. Angesichts der Fülle des vom Senat beigezogenen Materials kann es sich selbst beim Auffinden einzelner diesbezüglicher Nachweise nicht um eine nach der Lebenserfahrung naheliegende Verwendung eines solchen Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis handeln.

3.4. Im Hinblick auf die gerichtliche Amtsermittlungspflicht gem. § 73 Abs. 1 MarkenG lag eine darüber hinausgehende Recherche für den Senat nicht mehr im Bereich des Zumutbaren (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Rn. 232 m. w. Nachw.).

3.5. Trotz der in einer solchen Konstellation bestehenden Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 86 Abs. 1 S. 2 VwGO; vgl. Fezer/Grabrucker, a. a. O., Rn. 233) brachte diese keine entsprechenden tatsächlichen Belege zum Verfahren bei, weshalb allein die Feststellungen des Senats zugrunde zu legen sind. Die Durchführung einer gemeinsamen Augenscheinseinnahme in entsprechenden Fachgeschäften oder Kaufhäusern in München – wie in der mündlichen Verhandlung erörtert – lehnte sie aus Rechtsgründen mit Schriftsatz vom 14. November 2008 ausdrücklich ab.

3.6. Da die Mitglieder des erkennenden Senats zu den angesprochenen Verkehrskreisen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gehören, können die Feststellungen zu den praktisch bedeutsamen Einsatzmöglichkeiten des streitgegenständlichen Zeichentyps auch aus deren häufiger Wahrnehmung bei Einkäufen der betreffenden Waren, aus der Warenkunde des Senats und aus der Inanspruchnahme der Dienstleistung „sportlichen Aktivitäten“ getroffen werden.

4. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, dass sich dem Senat aufgrund der Zurückverweisung des Bundesgerichtshofs derartige tatsächliche Feststellungen verschließen, ist die Beschwerde auch aus Rechtsgründen zurückzuweisen.

Im Verfahren der Eintragung eines Zeichens in das Register als originär schutzfähig ist für die Feststellung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens und dem Anspruch auf Eintragung gem. § 41, 37 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1, § 32 Abs. 2 MarkenG die Wiedergabe der Marke allein in ihrer grafischen Darstellung zu Grunde zu legen. Im Eintragungsverfahren ist nicht auf die tatsächliche Benutzung der Marke abzustellen, d. h. auf die Art und Weise ihrer Anbringung auf der Ware oder Dienstleistung. Der konkrete Auftritt am Markt spielt daher bei der Schutzfähigkeitsprüfung einer Marke im Eintragungsverfahren – außer im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung – keine Rolle. Diese Frage erlangt erst Bedeutung im Widerspruchsverfahren im Rahmen der Nichtbenutzungseinrede sowie in Verletzungsverfahren und in Verfahren wegen Verfalls vor den Zivilgerichten. Die Beurteilung der Frage, ob und wie ein Zeichen, das eigentlich schutzunfähig ist, weil es aufgrund seines Aussagegehalts und einer nahezu stereotypen Verwendung vom Verkehr nur als Werbemittel angesehen wird, aufgrund seiner Präsentation auf der Ware herkunftshinweisend wirkt, ist kein für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG maßgebliches Kriterium. Vielmehr ist das Zeichen wie angemeldet im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als solche, aber nicht hinsichtlich ihrer konkreten Anbringung auf der Ware zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2006, 229 -BioID; BPatG 29 W (pat) 85/07 – TOOR!; 29 W (pat) 72/06 – Link economy).

Die Feststellung des Bundesgerichtshofes, soweit nicht ausgeschlossen sei, dass das Zeichen u. U. auf den genannten Waren an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht sein könnte, „dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird“, kann daher bei der Frage nach der Schutzfähigkeit von Bildmarken im Registerverfahren nicht miteinbezogen werden. Die Position des Bildzeichens -hier als Etikett an der Innenseite der Bekleidung – aus der sich der Schutzumfang ergeben soll, kann bei einer Bildmarke nicht dem Register entnommen werden (§§ 32 Abs. 2, 3 MarkenG i. V. m. § 7 MarkenV). Ihr kann zwar eine Beschreibung beigefügt werden, die über die bloße grafische Darstellung des Zeichens hinaus zusätzliche Informationen enthält (§ 8 Abs. 5 MarkenVO). Diese Möglichkeit besteht jedoch nur im Hinblick auf das Bildzeichen selbst und nicht auf seine Anbringung an der Ware. Das Register hat die Marke nur als solche wiederzugeben wie sie sich als angemeldete Markenform darstellt. Sie genießt nur soweit Schutz, als sie im Register eingetragen ist. Gehört zu den Eintragungsvoraussetzungen die besondere Position der Marke an der Ware -woraus sich für das Publikum erst das Verständnis des Zeichens als Marke ergibt – handelt es sich um eine Postionsmarke und nicht um eine reine Bildmarke. Insofern resultiert der Schutzumfang der Marke dann lediglich und ausschließlich aus ihrer Position. Somit lässt sich im Registerverfahren bei einer Bildmarke, deren Schutz aus ihrer spezifischen Anbringung entspringen soll, dann eine Eintragung auch nur unter Einbeziehung der Position vornehmen (vgl. BPatG 29 W (pat) 85/07 – TOOR!). Sollte sich der Schutz der beanspruchten Marke lediglich aus ihrer Position ergeben, da sie nur im Fall dieser ganz speziellen Verwendung markenmäßig benutzt werden kann, wäre hier die Positionsmarke die richtige Markenkategorie. Da das verfahrensgegenständliche Zeichen vorliegend jedoch als Bildmarke angemeldet ist und im Prüfungsverfahren ein Wechsel des Zeichens seiner Markenkategorie nach aufgrund des Prinzips der Unveränderlichkeit der Marke unzulässig ist (vgl. BGH GRUR 2007, 55 – Gelb/Grün II), ist dem Senat eine dahingehende Prüfung der Marke als Positionsmarke verwehrt.

Die Rechtsbeschwerde war zur Fortbildung des Rechts zuzulassen.

Unterschriften

Haben Sie Fragen?

Der Autor ist Rechtsanwalt der Kanzlei Breuer Lehmann Rechtsanwälte. Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner rund um Markenrecht und Markenschutz zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 089 666 610 89 oder per E-Mail an info@breuerlehmann.de.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.